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審決分類 審判 訂正 ただし書き2号誤記又は誤訳の訂正 訂正しない C08K
管理番号 1342635
審判番号 訂正2018-390009  
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 特許審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 訂正の審決 
審判請求日 2018-01-15 
確定日 2018-07-23 
事件の表示 特許第6128272号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 
理由 第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6128272号発明(以下「本件特許」という。)は、平成21年5月25日に出願された特願2009-125334号の一部を平成25年12月20日に新たな特許出願とした特願2013-263313号の一部をさらに、平成26年7月14日に新たな特許出願とした特願2014-144152号の一部をさらに、平成27年4月16日に新たな特許出願とした特願2015-84425号の一部をさらに、平成28年9月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし9に係る発明について平成29年4月21日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、平成30年1月15日に本件訂正審判の請求がなされ、同年2月23日付で訂正拒絶理由が通知され、平成30年3月9日付けで意見書及び添付書類として参考資料2が提出されたものである。

第2 請求の趣旨及び内容
本件訂正審判請求の趣旨は、「特許第6128272号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、訂正後の請求項1?9について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、すなわち、本件特許に係る願書に添付した明細書を下記訂正事項のとおりに訂正することを求めるというものである。

[訂正事項1]
本件特許の明細書の【0028】に「0.5ppm」とあるのを、「0.05ppm」と訂正する。

第3 当審の判断
1 目的要件について
(1)判断の前提
審判請求人は、訂正事項について、審判請求書2?3頁6.(3)アaにおいて、本件訂正が特許法第126条第1項ただし書き2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである旨主張しているので、まず検討する。

明細書の誤記を目的とする訂正が認められるためには、特許がされた明細書の記載に誤記が存在し、それ自体で又は明細書又は図面の他の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ正しい記載が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面から自明な事項として定まる必要がある。
(例えば、参考判決としては、「「誤記の訂正」を目的とする場合には明細書又は図面を訂正することを認めている。ここでいう「誤記」というためには,訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが,当該明細書及び図面の記載や当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)の技術常識などから明らかで,当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される。」(知財高判平18(行ケ)10204号)参照)。

(2)目的要件の判断
訂正前の【0028】の記載は、次のとおりである。
「【0028】
(1)1,3-ジクロロプロペンの分析:
この分析は、GC-MS(Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)によるシングルイオンモニタリング法(SIM法)によって行った。表1に分析条件を示す。なお、検出限界は0.5ppmである。比較例1の場合、1,3-ジクロロプロペンの分析試料は20倍に希釈して使用した。」(下線は当審にて追加。以下同様。)

前記訂正事項は、要するに、「検出限界は0.5ppmである。」を「検出限界は0.05ppmである。」と訂正するものであるところ、誤記の訂正を目的としたものとして認められるためには、訂正前の明細書中の記載がそれ自体で、又は特許された明細書の記載との関係で誤りであることが明らかであり、かつ、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面の記載全体から、正しい記載が自明な事項として定まることが必要である。
すなわち、訂正前の「(検出限界は)0.5ppm」の記載がそれ自体で、又は特許された明細書、特許請求の範囲の記載全体から「(検出限界は)0.05ppm」の記載が自明な事項として定まることが必要である。

ア 訂正前の明細書中の記載がそれ自体で、又は特許された明細書の記載との関係で誤りであることが明らかであるについて検討する。

本件訂正事項についてみると、訂正前の【0028】の「GC-MS(Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)によるシングルイオンモニタリング法(SIM法)によって行った。表1に分析条件を示す。なお、検出限界は0.5ppmである。」という記載に、一見して誤りが存在することは理解できず、【0028】に続く【0029】の表1の分析条件の記載との関係をみても、明らかな誤記が存在するとはいえない。

(ア)審判請求書における請求人の主張について
審判請求人は、審判請求書2頁6.(3)アaにおいて、「本件特許明細書段落[0033]には、「1,3-ジクロロプロペン(シス体0.1ppm、トランス体0.1ppmを含むアリルクロライド」との記載がある。 検出限界は検出できる最小量(値)のことであり、それ以下の値が測定値となることはあり得ない。」と主張している。

以下、この主張について検討する。

【0033】には、「【0033】
実施例1:
比較例1において、原料のアリルクロライドとして、1,3-ジクロロプロペン(シス体0.1ppm、トランス体0.1ppmを含むアリルクロライドを使用した他は、比較例1と同様にしてTAICを製造した(収率91%)。このTAICには一般式(I)の有機塩素化合物は検出されなかった(10ppm未満)。」との記載があるところ、上記請求人の主張は、本件明細書の【0028】の記載と【0033】の記載とを関係付けた上で、【0033】の「シス体0.1ppm、トランス体0.1ppm」との記載が正しいことを前提として、検出限界に関する記載である【0028】の訂正しようとする箇所の方が誤りであることを主張するものである。
しかしながら、【0033】の「シス体0.1ppm、トランス体0.1ppm」の「0.1ppm」との数字の方が誤りである可能性も十分にあり、誤りの箇所が、請求人の訂正しようとする「検出限界は0.5ppmである。」との箇所であるとは決まるものではない。
むしろ、本件明細書【0021】?【0022】に「【0021】
本発明においては、上記の何れの場合においても原料として1,3-ジクロロプロペンの含有量(シス型もしくはトランス型またはシス型とトランス型の任意の割合の混合物としての含有量)が200ppm以下であるアリルクロライドを使用することが重要である。
【0022】
通常、工業用アリルクロライドには、プロピルクロライド、1,2-ジクロロプロペン、1,3-ジクロロプロパン、1,3-ジクロロプロペン類などの不純物が含まれている。1,3-ジクロロプロペンの含有量が200ppm以下であるアリルクロライドは、工業用アリルクロライドを精密蒸留することにより得ることが出来る。精密蒸留に使用する蒸留塔の理論段数は、通常50段以上、好ましくは60?90段であり、また、還流比は、通常5以上、好ましくは7?10である。1,3-ジクロロプロペンの含有量(シス型もしくはトランス型またはシス型とトランス型の任意の割合の混合物としての含有量)は、好ましくは100ppm以下である。」との記載があり、1,3-ジクロロプロペンの含有量の上限を200ppm以下であることが重要である又は好ましくは100ppmとしていることや、その数字を小数点を示さずに設けていることからすれば、【0033】の該上限値の1000分の1にあたる値である「シス体0.1ppm、トランス体0.1ppm」との数値の方が誤りで、正しい数値は、検出限界の「0.5ppm」以上の、より大きな値であったと当業者が理解することも十分に考えられる。 よって、審判請求人の上記主張は採用できない。

(イ)意見書における請求人の主張について
a また、審判請求人は、訂正拒絶理由通知に対して以下の主張をしている。

(a)意見書2頁において、【0028】と【0033】の記載が実施例の記載で、【0021】?【0022】の記載が「特許請求の範囲に記載された発明の説明」の記載で両者の役目が異なる点を指摘し、「特許請求の範囲に記載された発明の説明」の記載を実施例の記載に反映させることが不適切である旨主張している。

(b)意見書3頁において、【0033】の記載が、仮に「シス体100ppm、トランス体100ppm」であった場合に、【0022】の「1,3-ジクロロプロペンの含有量(シス型もしくはトランス型またはシス型とトランス型の任意の割合の混合物としての含有量)は、好ましくは100ppm以下である。」との記載と整合しないことを指摘している。

(c)意見書4頁において、訂正拒絶理由通知における、「また、【0032】の比較例1についても、【0028】の「比較例1の場合、1,3-ジクロロプロペンの分析試料は20倍に希釈して使用した。」との記載によれば、アリルクロライド中の1,3ジクロロプロペンの濃度を20倍に希釈した分析試料から検出値280/20=14ppmを得てシス体トランス体合計280ppmとの測定値を得ているところ、14ppmとの比較例における検出値も分析試料からの1,3ジクロロプロペンの検出値は、シス体7ppm、トランス体7ppmであったと解されるが、この値も【0028】の「検出限界は0.5ppmである。」との記載と整合しており、当業者が正しい記載であると認識できるものである。」との指摘に対して、検出限界が「0.5ppm」であっても、「0.05ppm」であっても検出値「14ppm」は検出可能であるから齟齬はないとして、検出限界「0.5ppm」であることの明らかな誤記の主張が直ちに否定されるわけではない旨主張している。

b しかしながら、(a)の主張に関して、「特許請求の範囲に記載された発明の説明」の記載であっても、実施例の記載であっても、いずれも本願明細書の発明に関する記載であることに変わりなく、特許請求の範囲に記載された発明の説明の記載を実施例の記載に反映させることは、不適切とはいえない。そして、これらの記載が少なくとも【0028】の部分が誤りの箇所であったことを明らかにすることにはならない。
また、(b)の主張に関して、訂正拒絶理由通知では、「シス体100ppm、トランス体100ppm」であった場合にでも、【0021】で重要であるとされている「200ppm」を上限とする範囲と矛盾するものでないことを述べたにすぎず、当然、「シス体0.1ppm、トランス体0.1ppm」の箇所に誤りがないとはいえないことを説明したものである。一方、審判請求人の主張は、シス体とトランス体の混合物の割合が好ましいとされる100ppmと矛盾するというものであるが、発明の詳細な説明において好ましいとされた割合と矛盾したとしても、上記のとおり特許請求の範囲での特定と矛盾のないことに変わりはない。
さらに、(c)の主張に関して、審判請求人も認めているように、【0032】の比較例1の記載が、検出限界「0.5ppm」との記載と整合することを説明したものである。

(ウ)したがって、いずれの主張を検討しても、少なくとも、【0028】の検出限界の記載と整合する記載が本件明細書に複数存在しているのであるから、【0028】の記載が誤りの箇所であることが明らかになるものではない。

イ 訂正後の記載に関して、特許がされた明細書、特許請求の範囲の記載全体から、正しい記載が自明な事項として定まるかについて検討する。

上記アのとおり、【0028】の「検出限界は0.5ppmである。」が明らかな誤りであるとはいえないが、仮に【0028】の「検出限界は0.5ppmである。」という記載が誤りであったと仮定して、正しい記載が「検出限界は0.05ppmである。」であると自明な事項として定まるといえるかについて検討する。

(ア)まず、1,3ジクロロプロペンの分析において、GC-MSによるシングルイオンモニタリング法(SIM法)の検出限界が、機器やその検出条件によらず0.05ppmであるという技術常識もないし、そのことを示す証拠も請求人から示されていない。
また、表1に示されたGC-MSの機器の性能が化学種によらず、0.05ppmであるとの技術常識もないし、そのことを示す証拠も請求人から示されていない。
さらに、特定機器の特定分析条件おいて、一定の検出限界が定まるものであったとしても、その値が「0.05ppm」であると当業者が技術常識から当然に理解するともいえない。

したがって、上述のとおり、正しい記載が「検出限界は0.05ppmである。」であると自明な事項として定まるとはいえない。

(イ)意見書における請求人の主張について
a 審判請求人は、意見書において、検出限界の値が自明な事項として定まることに関して、以下の点を主張している。

(a)まず、審判請求人は、訂正拒絶理由通知における、「1,3ジクロロプロペンの分析において、GC-MSによるシングルイオンモニタリング法(SIM法)の検出限界が、機器やその検出条件によらず0.05ppmであるという技術常識もないし、そのことを示す証拠も請求人から示されていない。
また、表1に示されたGC-MSの機器の性能が化学種によらず、0.05ppmであるとの技術常識もないし、そのことを示す証拠も請求人から示されていない。
さらに、特定機器の特定分析条件おいて、一定の検出限界が定まるものであったとしても、その値が「0.05ppm」であると当業者が技術常識から当然に理解するともいえない。したがって、上述のとおり、正しい記載が「検出限界は0.05ppmである。」であると自明な事項として定まるとはいえない。」との指摘に対して、「事前に測定する条件での検出限界を設定しておく必要があります。本件発明では検量線を作成することにより検出限界の設定を行っています。」とした上で、参考資料2を提出して、「検出限界とは・・・化学反応や装置の電気信号として検出し得る最低量」であって、検量線から導き出されて一義的に決まるものではない旨主張している。
(b)次に、審判請求人は、訂正拒絶理由通知における、「請求人は、参考資料1及び添付資料として「1,3-ジクロロプロペンの定量分析-検量線の作成」と題する資料を提出し、検量線を示して0.66、0.165、0.066ppmまで3つのサンプルを作製し、GC-MSでの分析を実施し、検出限界を0.05ppmに設定したことを主張しているが、検量線作成のための圧力条件が本件明細書の表1の条件と異なることはさておき、0.66、0.165、0.066ppmの3つサンプルを用いた検量線の作成と検出限界が0.05ppmとなることの関係について具体的に述べられていない上に、ましてや「0.05」という数字に一義的に決まる理由は何ら示されていない。
そして、本件明細書に一切記載のない個別の化合物(1,3ジクロロプロペン)の検量線作成過程を経て初めて理解できる検出限界の導出及び決定によって、結果的に、検出限界が0.05ppmであったことを例え説明されたとしても、明細書の記載や技術常識から【0028】の「検出限界は0.5ppmである。」の記載が「検出限界は0.05ppmである。」であると当業者が当然に理解することにならない。」との指摘に対して、意見書5頁において、「0.05」という数字は3つのサンプルを用いた検量線の作成の際に検出し得ることを確認して得た数字であり、提出資料の意義がある旨主張している。

(c)さらに、審判請求人は、意見書6頁において、「誤記」は意図せずに行われるものであり単純な内容であること、「検出限界」と「測定値」の両者の値の内容比較をして当業者が「測定値」の記載の方をそもそも誤記とは考えない旨主張している。

b まず、請求人の主張(a)に関して、審判請求人は、事前に測定する条件での検出限界を設定しておく必要から検量線を作成し、検出限界の設定を行ったことや、参考資料2から「検出限界」は「化学反応や装置の電気信号として検出し得る最低量」であって、検量線から導き出されて一義的に決まるものではないことを主張しているところ、その主張を前提にすると、検出し得る最低量である検出限界が測定条件や化学反応や装置に依存して異なることになり、その値が一義的に定まらないのは訂正拒絶理由通知で述べたとおりであるし、検量線による検出限界の設定によっても、特定の値であることが自明であるとはいえないといえる。
そして、参考資料2のとおり検出限界が「化学反応や装置の電気信号として検出し得る最低量」であるとすれば、その表1の分析条件や装置における検出限界の値である「0.05ppmという最低値」が明細書に示されていない以上、正しい記載が「0.05ppm」であったとは到底いえない。
また、請求人の主張(b)に関して、審判請求人は、「0.05」という数字は3つのサンプルを用いた検量線の作成の際に検出し得ることを確認して得た数字である旨主張しているが、上述のとおり、参考資料2には、上記の検出限界の定義が記載されており、訂正拒絶理由通知に述べたとおり、本件明細書に一切記載のない個別の化合物(1,3ジクロロプロペン)の検量線作成過程は上記検出限界が定まることと直接関係のない事項といえる。
さらに、請求人の主張(c)に関して、審判請求人は、誤記は意図せずに行なわれる単純な内容であることや「検出限界」と「測定値」の両者の値の内容比較から、当業者が「測定値」の記載の方を誤記とは考えない旨主張しているが、両者の記載のどちらが単純な内容であるかは判断できないし、「検出限界」であっても、「検出値」であっても実際に記載するにあたって意図せずに誤る可能性があることに変わりなく、「検出限界」と「測定値」とのいずれに誤りがあるのかは不明と言わざるを得ない。「検出限界」の方に誤りがあったとする根拠は依然として何ら示されていないといえる。
さらに、仮に検出限界の値が誤りであることが自明であったとしても「0.5」ppmとの記載が、小数点を大きい方に間違えたものであり、本来は「0.05」であったとする、すなわち訂正後の「0.05」という特定の数値に定まるといえないことはイ(ア)のとおりであり、また、請求人の自明な事項として定まるという主張も採用することはできないことは上記のとおりである。

なお、請求人は、事前に測定条件での検出限界を設定し、検量線で確認したとの趣旨の主張もしているが、具体的に検出限界をどの値に設定したのか明細書に記載はないし、検量線でその値を確認したことについても明細書に記載がないのであるから、分析条件ごとに設定した数値が自明な事項として定まらないのは、上記のとおりである。

c 以上のとおり、特許がされた明細書、特許請求の範囲の記載全体からみても正しい記載が「0.05ppm」であったことも自明な事項として定まるとはいえない。

ウ 小括
したがって、訂正前の「検出限界は0.5ppmである。」という記載には、誤りが存在していることが明らかであるとはいえない上に、特許がされた明細書、特許請求の範囲の記載全体からみても正しい記載が明らかであるともいえない。
よって、訂正前の「0.5ppm」を「0.05ppm」とする訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものとは認められない。

(3)その他の目的要件の検討
また、本件訂正が、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるかどうかを検討する。
「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であるとして認められるためには、それ自体意味が不明瞭であるか又は他の記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている記載を本来の意を明らかにする場合であることが必要である。
そして、上記(2)のとおり、訂正前の【0028】の「検出限界は0.5ppmである。」との記載はそれ自体明瞭であって、またその記載の箇所や他の記載との関係で不合理を生じているとはいえないし、訂正前の【0028】の「検出限界は0.5ppmである。」の本来の意が「検出限界は0.05ppmである。」と理解できる理由はないのであるから、上記(2)の誤記の訂正を目的とする場合に検討したのと同様に、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正とは認められない。

また、本件訂正が、特許請求の範囲の減縮、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすること目的とするものでないことは明らかであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号ないし第4号に掲げる何れの事項を目的とするものでもない。

第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号ないし第4号に掲げる何れの事項を目的とするものでもないから、本件訂正は認められない。
 
審理終結日 2018-05-29 
結審通知日 2018-05-31 
審決日 2018-06-12 
出願番号 特願2016-175938(P2016-175938)
審決分類 P 1 41・ 852- Z (C08K)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老原 えい子  
特許庁審判長 佐藤 健史
特許庁審判官 守安 智
瀬良 聡機
登録日 2017-04-21 
登録番号 特許第6128272号(P6128272)
発明の名称 架橋剤および封止材  
代理人 岡田 数彦  
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