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審決分類 審判 一部無効 判示事項別分類コード：857  C07C
審判 一部無効 ただし書き3号明りょうでない記載の釈明  C07C
審判 一部無効 特許請求の範囲の実質的変更  C07C
審判 一部無効 ただし書き2号誤記又は誤訳の訂正  C07C
審判 一部無効 (特120条の4，3項)(平成8年1月1日以降)  C07C
審判 一部無効 特123条1項8号訂正、訂正請求の適否  C07C
審判 一部無効 ただし書き1号特許請求の範囲の減縮  C07C
審判 一部無効 3項(134条5項)特許請求の範囲の実質的拡張  C07C
管理番号 1393729
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 特許審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 2021-02-16 
確定日 2022-11-25 
事件の表示 上記当事者間の特許第３４２９４３２号発明「ビタミンＤ誘導体結晶およびその製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 特許第３４２９４３２号の請求項１〜７、１２〜１６、１９及び２０に係る発明についての特許を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。 
理由 第１ 手続の経緯
１ 特許第３４２９４３２号（以下「本件特許」という。）の請求項１〜７、１２〜１６、１９及び２０に係る発明についての出願は、平成９年６月１２日（優先日 平成８年７月１日）の出願であって、平成１５年５月１６日にその特許権の設定登録がなされたものである。

２ 特許権者（被請求人）は、平成２４年３月２９日に訂正審判を請求して、本件特許の明細書をその審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを求めた（訂正２０１２−３９００４２号事件。以下、この事件における訂正を「訂正Ａ」という。）。
これについて、訂正Ａを認めた審決（平成２４年５月１７日付け）が、平成２４年５月２５日に確定し、当該審決の特許審決公報（発行日 平成２４年８月３１日）に、訂正Ａがなされた後の本件特許の特許請求の範囲、明細書及び図面が掲載された。

３ 請求人は、令和３年２月１６日受付の審判請求書によって、本件特許の請求項１〜７、１２〜１６、１９及び２０に係る発明についての特許を無効とすることについての特許無効審判を請求した（以下「本件審判請求」という。）。

４ それより後の手続の経緯は、次のとおりである。
令和３年 ６月２１日 審判事件答弁書（被請求人）
同 年 ８月２７日付け 通知書（口頭審尋事項の通知）
同 年 ９月３０日 第１回口頭審尋
同 年１０月１８日付け 審理事項通知書
同 年１１月１５日 口頭審理陳述要領書の提出（請求人）
同 年１１月１６日 口頭審理陳述要領書の提出（被請求人）
同 年１１月３０日 第１回口頭審理
同 年１２月２１日 上申書の提出（被請求人）
令和４年 １月１７日 上申書の提出（請求人）
同 年 ３月 ８日付け 審決の予告
同 年 ５月１３日 訂正請求書及び上申書の提出（被請求人）
同 年 ７月２２日 手続補正書及び弁駁書の提出（請求人）


第２ 令和４年５月１３日提出の訂正請求書による訂正の概要
１ 請求の趣旨
令和４年５月１３日提出の訂正請求書（以下「訂正請求書Ｂ」という。）の「請求の趣旨」は、
「特許第３４２９４３２号の特許請求の範囲を本件請求書に添付した訂正明細書のとおり、訂正後の請求項１ないし７、請求項１２ないし１６、請求項１９及び請求項２０並びに【００３９】について訂正することを求める。」
というものである。
（以下、訂正請求書Ｂによる訂正を「訂正Ｂ」という。）

２ 訂正の内容
訂正Ｂは、訂正Ａにより訂正された本件特許の特許請求の範囲及び明細書を、訂正請求書Ｂに添付した訂正明細書のとおり訂正しようとするものであり、その内容は、以下のとおりである。

（１）訂正事項Ｂ１（請求項１）
特許請求の範囲の請求項１について、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」に変更するとともに（以下「訂正事項Ｂ１−１」という。）、「のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶」との構成要件を付加すること（以下「訂正事項Ｂ１−２」という。）で、訂正前の
「式（Ｉ）（略）
で表される化合物の結晶であって、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶。」
との記載を、
「式（Ｉ）（略）
で表される化合物の結晶であって、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶。」
とする（下線は、訂正箇所を示す。以下、同じ。）。
（請求項１を直接又は間接的に引用する請求項２〜４、１９及び２０についても、同様に訂正する。）

（２）訂正事項Ｂ２（請求項５）
特許請求の範囲の請求項５について、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」に変更するとともに、「のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶」との構成要件を付加することで、訂正前の
「式（Ｉ）（略）
で表される化合物の未精製物または粗精製物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させ、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶を得る、式（Ｉ）で表される化合物の精製方法。」
との記載を、
「式（Ｉ）（略）
で表される化合物の未精製物または粗精製物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させ、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶を得る、式（Ｉ）で表される化合物の精製方法。」
とする。
（請求項５を直接又は間接的に引用する請求項６及び７についても、同様に訂正する。）

（３）訂正事項Ｂ３（請求項１２）
特許請求の範囲の請求項１２について、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」に変更するとともに、「のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶」との構成要件を付加することで、訂正前の
「式（II）（略）
で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶することによって得た精製された式（II）の化合物を、紫外線照射および熱異性化反応に付して式（Ｉ）（略）
で表される化合物を得ること；および
次いで、上記で得た未精製または粗精製の式（Ｉ）で表される化合物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させ、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶を得ること；
を含む、精製された式（Ｉ）で表される化合物の製造方法。」
との記載を、
「式（II）（略）
で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶することによって得た精製された式（II）の化合物を、紫外線照射および熱異性化反応に付して式（Ｉ）（略）
で表される化合物を得ること；および
次いで、上記で得た未精製または粗精製の式（Ｉ）で表される化合物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させ、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶を得ること；
を含む、精製された式（Ｉ）で表される化合物の製造方法。」
とする。
（請求項１２を直接又は間接的に引用する請求項１３〜１５についても、同様に訂正する。）

（４）訂正事項Ｂ４（請求項１６）
特許請求の範囲の請求項１６について、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」に変更するとともに、「のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶」との構成要件を付加することで、訂正前の
「式（II）（略）
で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶することによって得られる精製された式（II）の化合物を、紫外線照射および熱異性化反応に付して式（Ｉ）（略）
で表される化合物を得、次いで、上記で得た未精製または粗精製の式（Ｉ）で表される化合物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させて得られることを特徴とする、式（Ｉ）で表される化合物の結晶であって、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶。」
との記載を、
「式（II）（略）
で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶することによって得られる精製された式（II）の化合物を、紫外線照射および熱異性化反応に付して式（Ｉ）（略）
で表される化合物を得、次いで、上記で得た未精製または粗精製の式（Ｉ）で表される化合物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させて得られることを特徴とする、式（Ｉ）で表される化合物の結晶であって、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶。」
とする。
（請求項１６を直接又は間接的に引用する請求項１９及び２０についても、同様に訂正する。）

（５）訂正事項Ｂ５（本件特許明細書の【００３９】）
本件特許明細書の【００３９】において、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」に変更し、訂正前の
「実施例４：ＥＤ−７１のＸ線結晶構造解析
ＥＤ−７１試料（実施例３で使用したＥＤ−７１試料）より結晶を選出し、Ｘ線回折実験を行った。その結果、本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４であることが判明し、２５２０個の反射データを測定した。構造解析は以下のように行った。」
との記載を、
「実施例４：ＥＤ−７１のＸ線結晶構造解析
ＥＤ−７１試料（実施例３で使用したＥＤ−７１試料）より結晶を選出し、Ｘ線回折実験を行った。その結果、本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４であることが判明し、２５２０個の反射データを測定した。構造解析は以下のように行った。」
とする。


第３ 本件訂正の適否
１ 訂正事項Ｂ１−１について
（１）訂正の目的
ア 特許法第134条の2第1項ただし書第２号に掲げる「誤記・・・の訂正」について
（ア）特許法第134条の2第1項ただし書第２号に掲げる「誤記・・・の訂正」とは、
ａ 明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書、特許請求の範囲又は図面」を「明細書等」という。）の中の記載を、本来その意であることが明細書等の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すことをいい、
ｂ 訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう。
なお、上記判断の前提に沿う参考判決例を、以下のとおり示しておく。

（参考判決例）
ａ 平成２０年（行ケ）第１０２１６号「レールの据付方法及び据付構造」判決（「事実及び理由」第４ ３）（知財高裁平成２１年３月２５日言渡し）
ｂ 平成１９年（行ケ）第１０２４２号「紙おむつ」判決（「事実及び理由」第５ １）（知財高裁平成２０年２月２１日言渡し）
ｃ 平成１８年（行ケ）第１０２０４号「光ファイバーケーブル」判決（「事実及び理由」第４ ２）（知財高裁平成１８年１０月１８日言渡し）
ｄ 平成１５年（行ケ）第５２５号「硬化性組成物」判決（「事実及び理由」第５ １）（東京高裁平成１６年８月２４日言渡し）
ｅ 平成１３年（行ケ）第４３６号「プレフィルドシリンジ」判決（「事実及び理由」第５ ３）（東京高裁平成１４年１１月１４日言渡し）
ｆ 平成１０年（行ケ）第３３６号「多層セラミック低温形成方法」判決（「理由」２）（東京高裁平成１２年３月２日言渡し）

上記判断基準を前提として、以下判断する。

（イ）訂正事項Ｂ１−１は、訂正Ｂ前の特許請求の範囲の請求項１における「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載を、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載に訂正するものであるところ、訂正Ｂ前の「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載は、被請求人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項としたものの一つであって、その記載は、それ自体きわめて明瞭であって、それ自体で誤記であると理解されない。
また、訂正Ｂ前の特許請求の範囲には、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載が四箇所にわたって記載されており（請求項１、５、１２及び１６）、訂正Ｂ前の明細書等には、格子定数ａについて、一貫して「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」とのみ記載され（【００３９】）、ほかの数値は見当たらない。そして、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載と訂正Ｂ前の明細書等のほかの記載との間に矛盾は存在しないから、訂正Ｂ前の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載が誤記であるとは理解されない。
一方、訂正Ｂ後の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載は、訂正Ｂ前の明細書等には一切記載されておらず、訂正Ｂ前の明細書等の記載及び本願出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」と直ちに算出される等、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載が本来正しい記載であることが明らかといえる事情も認められない。
したがって、訂正事項Ｂ１−１は、明細書等の中の記載を、本来その意であることが明細書等の記載などから明らかな内容の字句、語句に正す訂正とはいえない。
また、格子定数ａ、ｂ及びｃは結晶の単位格子の軸長を示すものであり、令和３年１２月２１日提出の上申書（被請求人）に示されるとおり、格子定数の末尾に「（ ）」で囲まれる数値はその直前の桁における標準偏差を表す（すなわち、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」は格子定数ａの値の標準偏差が０．００２であることを表す。）ものであるから、格子定数ａの値は小数点以下第三位の桁の標準偏差で示される程度の精度（「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」であれば、測定値のばらつきは、標準偏差０．００２のせいぜい三倍程度の範囲（１０．３２５±０．００６（＝１０．３１９〜１０．３３１））に収まる。）を有するということができる。
たとえ、格子定数ａの値の違いが標準偏差の範囲内であっても（例えば、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と「格子定数ａ＝１０．３２７（２）」）、それらの値は同一の意味を表示しているとは認識されないことは当然であるところ、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との違いは、測定値のばらつきと捉えられる範囲を遙かに超える大きな違いであることから、これらの格子定数の値はなおさら異なるものとして明確に理解され、これらが当然に同一の意味を表示するものと客観的に認められない。
したがって、訂正Ｂ前の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載が、当然に、訂正Ｂ後の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められない。

（ウ）よって、訂正事項Ｂ１−１は、特許法第134条の2条第１項ただし書第２号に掲げる「誤記・・・の訂正」を目的とするものではない。
なお、本件特許に係る出願は、外国語書面に基づくものではないから、同号に掲げる「誤訳の訂正」を目的とするものでもないことは明らかである。

イ 特許法第134条の2第1項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」について
（ア）「明瞭でない記載の釈明」とは、明細書等の中のそれ自体意味の不明瞭な記載、又は、明細書等の中のほかの記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている記載等、明細書等に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにすることをいうとされ、「明瞭でない記載の釈明」が認められるためには、明細書等に明瞭でない記載が存在することが必要である。
なお、上記判断の前提に沿う参考判決例を、以下のとおり示しておく。

（参考判決例）
ａ 平成２６年（行ケ）第１０１１７号「食品の風味向上法」判決（「事実及び理由」第４ １（２）イ）（知財高裁平成２６年１２月９日言渡し）
ｂ 平成２２年（行ケ）第１０３２５号「ペレット状生分解性樹脂組成物およびその製造方法」判決（「事実及び理由」第４ ４（１）ア（ア））（知財高裁平成２３年５月２３日言渡し）
ｃ 平成１５年（行ケ）第５２５号「硬化性組成物」判決（「事実及び理由」第５ ２）（東京高裁平成１６年８月２４日言渡し）

上記判断基準を前提として、以下判断する。

（イ）訂正事項Ｂ１−１に係る訂正Ｂ前の特許請求の範囲の請求項１における「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載は、被請求人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項としたものの一つであって、その記載は、それ自体きわめて明瞭であって、それ自体意味の不明瞭な記載ではない。
また、訂正Ｂ前の特許請求の範囲には、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載が四箇所にわたって記載されており（請求項１、５、１２及び１６）、訂正Ｂ前の明細書等には、格子定数ａについて、一貫して「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」とのみ記載され（【００３９】）、ほかの数値は見当たらず、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載が訂正Ｂ前の明細書等のほかの記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている等の記載上の不備があるとも認められない。
そして、訂正Ｂ後の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載は、訂正Ｂ前の明細書等には一切記載されておらず、訂正Ｂ前の明細書等の記載及び本願出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」と直ちに算出される等、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載の本来の意が、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」であることが明らかといえる事情も見当たらない。
したがって、訂正事項Ｂ１−１は、訂正Ｂ前の明細書等に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにするものではなく、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正とはいえない。

（ウ）よって、訂正事項Ｂ１−１は、特許法第134条の2第1項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものではない。

ウ 特許法第134条の2第1項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」について
訂正事項Ｂ１−１は、訂正Ｂ前の特許請求の範囲の請求項１における「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載を、「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載に訂正するものといえ、訂正Ｂ前の特許請求の範囲の請求項１において記載された結晶を技術的に限定するものではないから、特許法第134条の2第1項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではない。

エ 特許法第134条の2第1項ただし書第４号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」について
訂正事項Ｂ１−１が、特許法第134条の2第1項ただし書第４号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものではないことは明らかである。

オ 被請求人の主張について
被請求人は、訂正請求書Ｂにおいて、訂正事項Ｂ１−１は、「誤記の訂正を目的とする（特許法第134条の2第1項ただし書第２号）。出願当初の明細書では、格子定数ａは１０．３５２（２）（Å）であった。現在の格子定数ａは、この値と異なっており、訂正事項１−１（合議体注：訂正事項Ｂ１−１）は、当初の値に戻すことを目的としている。」と主張する。
しかしながら、訂正事項Ｂ１−１は、当審の審理過程において、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」とした訂正Ａが無効理由を有するとの通知を受けて訂正するものであるところ、そのような審理過程があることを考慮しても、既に確定し、訂正要件の判断の基準となった訂正Ａの訂正後の特許請求の範囲の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」の記載が誤記であって、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」と訂正することが、誤記の訂正を目的とするものといえないことは、上記アで述べたとおりである。
よって、上記被請求人の主張は受け入れられない。

カ まとめ
以上のとおり、訂正事項Ｂ１−１は、特許法第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたものである。

（２）新規事項の追加
ア 特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項には「第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（・・・））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定されている。
ここにいう「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、訂正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
なお、上記判断の前提に沿う参考判決例を、以下のとおり示しておく。

（参考判決例）
ａ 平成２５年（行ケ）第１０３４６号「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」判決（「事実及び理由」第５ １（４）、（５））（知財高裁平成２６年１０月９日言渡し）
ｂ 平成２５年（行ケ）第１０２０６号「回転角検出装置」判決（「事実及び理由」第５ １（２））（知財高裁平成２６年２月２６日言渡し）
ｃ 平成２３年（行ケ）第１０４３１号「液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法」判決（「事実及び理由」第４ １（２）、（３）、（４））（知財高裁平成２４年１１月１４日言渡し）
ｄ 平成１８年（行ケ）第１０５６３号「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」判決（「事実及び理由」第５ １（２）ア）（知財高裁平成２０年５月３０日判決言渡し）

上記判断基準を前提に、訂正事項Ｂ１−１が、訂正Ｂ前の明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものか否かを以下検討する。

イ 訂正事項Ｂ１−１に係る訂正Ｂ後の「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載について、訂正Ｂ前の明細書等に「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載は全く存在しない。
また、訂正Ｂ前の明細書等には、格子定数ａについて、一貫して「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」とのみ記載されているところ、上記（１）アで説示したとおり、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」とは異なるものとして明確に理解される。したがって、訂正Ｂ前の明細書等に記載された「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載から、訂正Ｂ後の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との技術的事項が導かれるということはできない。
さらに、訂正Ｂ前の明細書等の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」と直ちに算出される等、訂正事項Ｂ１−１に係る訂正Ｂ後の「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との事項が、訂正Ｂ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるとすべき事情も認められない。
以上のとおり、訂正Ｂ後の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との事項は、訂正Ｂ前の明細書等に記載されておらず、訂正Ｂ前の明細書等に記載された「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載から導かれる技術的事項であるとは認められないし、そのほかに、訂正Ｂ前の明細書等の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との技術的事項が導かれるとすべき事情もない。

したがって、訂正事項Ｂ１−１は、訂正Ｂ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、訂正Ｂは、訂正Ｂ前の明細書等に記載した事項の範囲内においてするものではない。

ウ 被請求人の主張について
被請求人は、訂正請求書Ｂにおいて、「訂正事項１−１（合議体注：訂正事項Ｂ１−１）の格子定数ａは、願書に最初に添付した明細書（【００３９】）及び特許請求の範囲（請求項１）に記載された値である。したがって、訂正事項１−１は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である（特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項）。」と主張する。
しかしながら、上記（１）アで述べたとおり、訂正事項Ｂ１−１は、誤記の訂正を目的（特許法第126条第1項ただし書第２号に掲げる目的）とするものとは認められないから、願書に「最初に」添付した明細書等の記載に基づいて新規事項の追加があったかどうかは判断されない。そして、訂正事項Ｂ１−１が、訂正Ｂ前の明細書等に記載された事項の範囲内の訂正でないことは、上記イで述べたとおりである。
よって、上記被請求人の主張は受け入れられない。

エ まとめ
以上のとおり、訂正事項Ｂ１−１は、特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項の規定に違反するものである。

（３）特許請求の範囲の実質上拡張又は変更の有無
ア 訂正の効果は出願時に遡って生じ（特許法128条）、訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑みると、同法第134条の2第9項で準用する同法第126条第6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基準としてされるべきであり、「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうかは訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点から決するのが相当である。
なお、上記判断の前提に沿う参考判決例を、以下のとおり示しておく。

（参考判決例）
ａ 平成３０年（行ケ）第１０１３３号「１−［（６，７−置換―アルコキシキノキサリニル）ミノカルボニル］−４−（ヘテロ）アリールピペラジン誘導体」判決（「事実及び理由」第４ １（２）ア）（知財高裁令和元年７月１８日言渡し）
ｂ 平成２７年（行ケ）第１０２３９号「船舶」判決（「事実及び理由」第５ ３（１））（知財高裁平成２８年１２月２６日言渡し）

上記判断基準を前提に、訂正事項Ｂ１−１が、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更に当たるか否かを以下検討する。

イ 訂正事項Ｂ１−１は、訂正Ｂ前の特許請求の範囲に記載された「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載を「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載にする訂正であるところ、上記（１）アで述べたとおり、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」とは明確に異なるものとして理解されるから、訂正Ｂ前の特許請求の範囲に記載された「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載を「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載にする訂正は、特許請求の範囲を変更するものである。
そして、訂正事項Ｂ１−１により、特許請求の範囲に記載された結晶は、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」である結晶から「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」である結晶に変更されることになるから、この変更により、訂正Ｂ前の特許請求の範囲の表示を信頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかである。

ウ 被請求人の主張について
被請求人は、訂正請求書Ｂにおいて、「訂正事項１−１（合議体注：訂正事項Ｂ１−１）は、格子定数ａを出願当初の明細書に（合議体注：原文ママ）記載に戻すものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではない。」と主張する。
しかしながら、訂正事項Ｂ１−１は、当審の審理過程において、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」とした訂正Ａが無効理由を有するとの通知を受けて訂正するものであるところ、そのような審理過程があることを考慮しても、訂正事項Ｂ１−１が、既に確定した訂正Ａの訂正後の特許請求の範囲を変更するものであることは、上記イで述べたとおりである。
よって、上記被請求人の主張は受け入れられない。

エ まとめ
以上のとおり、訂正事項Ｂ１−１は、特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第6項の規定に違反するものである。

（４）訂正事項Ｂ１−１についての小括
以上のとおり、訂正事項Ｂ１−１は、特許法第134条の2第1項ただし書の規定に違反し、かつ、特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項及び第６項の規定に違反するものである。

２ 訂正事項Ｂ１−２について
（１）訂正の目的
ア 訂正事項Ｂ１−２は、「のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶」との構成要件を付加することにより、結晶構造解析で決定された空間群、格子定数ａ、ｂ及びｃ並びにＺの値により特定された結晶を、訂正Ｂ前の明細書等には全く記載のなかった、結晶を特定するための別の指標であるＸ線回折法により測定される回折角２θで新たに特定するものであって、訂正事項Ｂ１−２は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえない。また、上記１（１）ア及びイで述べたとおり、結晶を、空間群、格子定数ａ、ｂ及びｃ並びにＺの値により特定する訂正Ｂ前の記載が不明瞭であったり、誤記又は誤訳であったともいえないから、訂正事項Ｂ１−２は、不明瞭な記載の釈明を目的とするものでもないし、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものでもない。さらに、訂正事項Ｂ１−２は、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものではないことも明らかである。
それゆえ、訂正事項Ｂ１−２は、特許法第１３４の2条第1項ただし書各号に掲げる目的に該当しない。

イ 被請求人は、訂正請求書Ｂにおいて、訂正事項Ｂ１−２は、「誤記の訂正又は不明瞭な記載の釈明を目的とする（特許法第134条の2第1項ただし書第２号及び第３号）。技術常識に照らし・・・回折角が比較対照（合議体注：原文ママ）と上記の範囲内にある結晶は、当然に同一の結晶構造を意味する。現在の請求項１は、この事情が適切に反映されていない点で誤記を含み、あるいは不明瞭な記載となっている。」と主張する。また、乙１５及び乙２０〜２２を示し、「ある結晶構造の回折ピーク（２θ）が、基準となる相での主要なピーク位置から０．２°以内にある場合、当該結晶構造は、当該基準となる相に同定される」こと、及び「Ｘ線源として、通常、ＣｕＫαを使用すること」が本件優先日において技術常識であったと主張する。
しかしながら、仮に、結晶の分析方法として、ＣｕＫαを使用したＸ線回折法が本件優先日時点における技術常識であり、回折ピーク（２θ）のピーク位置による結晶の特定手法自体が本件優先日時点における技術常識であったとしても、上記アで述べたとおり、結晶を、空間群、格子定数ａ、ｂ及びｃ並びにＺの値により特定する訂正Ｂ前の記載が不明瞭であったり、誤記又は誤訳であったともいえないから、被請求人の主張する「事情」が訂正Ｂ前の請求項１に反映していないからといって、訂正Ｂ前の請求項１の記載が誤記を含んだり、不明瞭なものであるとはいえない。
すなわち、訂正Ｂ前における空間群、格子定数ａ、ｂ及びｃ並びにＺの値による結晶の特定は、本件特許明細書の実施例４に示されるＸ線結晶構造解析によるものであり（【００３９】〜【００４０】）、本件特許権者である被請求人が行った当該特定については何ら不明瞭なところはない。一方、訂正事項Ｂ１−２は、当該特定とは別の指標、すなわち、上記Ｘ線結晶構造解析とは異なる分析手法である粉末Ｘ線回折測定法（乙１５の「2.58 粉末Ｘ線回折測定法」を参照）によって測定された回折ピーク（２θ）のピーク位置により結晶を特定しようとするものであって、既に明瞭に特定されている結晶を、新たな範囲を持った概念を導入しつつ、必要もない新たな指標でわざわざ特定するものである。そして、新たな指標による特定などなくとも訂正Ｂ前の特定は明瞭であったのであるから、新たな指標に関する、回折ピーク（２θ）のピーク位置により結晶を特定しようとする際、回折ピーク（２θ）から０．２°以内にある場合、同一の結晶構造を意味するといった事情が、訂正Ｂ前の特許請求の範囲に反映されていないからといって、訂正Ｂ前の記載が不明瞭であることにはならない。
よって、上記被請求人の主張は受け入れられない。

ウ 以上のとおり、訂正Ｂの訂正事項Ｂ１−２は、特許法第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたものである。

（２）新規事項の追加
ア 訂正事項Ｂ１−２は、「のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶」との構成要件を付加することにより、結晶構造解析で決定された空間群、格子定数ａ、ｂ及びｃ並びにＺの値により特定された結晶を、結晶を特定するための別の指標であるＸ線回折法により測定される回折角２θで新たに特定するものである。一方、訂正Ｂ前の明細書等には、Ｘ線回折法により測定される回折角２θで特定することについての記載は全く存在しない。また、仮に、上記（１）イで述べたような、被請求人の主張する技術常識があったとしても、空間群、格子定数ａ、ｂ及びｃ並びにＺの値により特定された結晶を、訂正Ｂ前の明細書等に記載もされていなかった別の指標で特定することは、訂正Ｂ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、訂正事項Ｂ１−２は、訂正Ｂ前の明細書等に記載した事項の範囲内においてするものではない。

イ 被請求人は、訂正請求書Ｂにおいて、「訂正事項１−２（合議体注：訂正事項Ｂ１−２）も、技術常識に照らし・・・願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である（特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項）。」と主張する。
しかしながら、上記（１）で述べたとおり、訂正事項Ｂ１−２は、誤記又は誤訳の訂正を目的（特許法第126条第1項ただし書第２号に掲げる目的）とするものとは認められないから、願書に「最初に」添付した明細書等の記載に基づいて新規事項の追加があったかどうかは判断されない。そして、上記アのとおり、訂正事項Ｂ１−２は、訂正Ｂ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものといえるから、上記被請求人の主張は受け入れられない。

ウ よって、訂正Ｂの訂正事項Ｂ１−２は、特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項の規定に違反するものである。

（３）特許請求の範囲の実質上拡張又は変更の有無
ア 訂正事項Ｂ１−２は、「のX線回折（CuKα）における回折角２θの各々と±０．２°以内に対応する回折角２θを有する結晶」との構成要件を付加することにより、結晶構造解析で決定された空間群、格子定数ａ、ｂ及びｃ並びにＺの値により特定された結晶を、結晶を特定するための別の指標であるＸ線回折法により測定される回折角２θで新たに特定するものであり、上記（２）で述べたとおり、訂正Ｂ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術事項を導入するものといえ、特許請求の範囲の実質上の変更に当たる。

イ 被請求人は、訂正請求書Ｂにおいて、「訂正事項１−２は、技術常識に沿って結晶構造を特定するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではない。」と主張する。
しかしながら、仮に、上記（１）イで述べたような、被請求人の主張する技術常識があったとしても、上記アのとおり、訂正事項Ｂ１−２は、訂正Ｂ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものといえ、特許請求の範囲の実質上の変更に当たるから、上記被請求人の主張は受け入れられない。

ウ よって、訂正Ｂの訂正事項Ｂ１−２は、特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第6項の規定に違反するものである。

（４）訂正事項Ｂ１−２についての小括
以上のとおり、訂正事項Ｂ１−２は、特許法第134条の2第1項ただし書の規定に違反し、かつ、特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項及び第６項の規定に違反するものである。

３ 訂正事項Ｂ２〜Ｂ５について
訂正事項Ｂ２〜Ｂ４は、それぞれ、訂正Ｂ前の請求項５、１２及び１６について、訂正事項Ｂ１−１及び訂正事項Ｂ１−２と同様の訂正をするものであるところ、上記１及び２で述べた理由と同様の理由で、訂正事項Ｂ２〜Ｂ４は、特許法第134条の2第1項ただし書の規定に違反し、かつ、特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項及び第６項の規定に違反するものである。また、訂正事項Ｂ５は、訂正Ｂ前の明細書の記載について、訂正事項Ｂ１−１と同様の訂正をするものであるから、上記１で述べた理由と同様の理由で、特許法第134条の2第1項ただし書の規定に違反し、かつ、特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項の規定に違反するものである。

４ 一群の請求項について
（１）訂正Ｂ前の請求項１〜４、１９及び２０について、請求項２〜４、１９及び２０は、直接又は間接的に請求項１を引用しているものであって、訂正事項Ｂ１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものであるから、訂正Ｂ前の１〜４、１９及び２０は、特許法134条の2第3項に規定する一群の請求項である。
また、訂正Ｂ前の請求項１６、１９及び２０について、請求項１９及び２０は、直接又は間接的に請求項１６を引用しているものであって、訂正事項Ｂ４によって記載が訂正される請求項１６に連動して訂正されるものであるから、訂正Ｂ前の１６、１９及び２０は、特許法134条の2第3項に規定する一群の請求項である。
そして、訂正Ｂ前の請求項１〜４、１９及び２０と、訂正Ｂ前の請求項１６、１９及び２０とは、請求項１９及び２０を共通に有するため、組み合わされて、１つの一群の請求項となる。

（２）訂正Ｂ前の請求項５〜７について、請求項６及び７は、直接又は間接的に請求項５を引用しているものであって、訂正事項Ｂ２によって記載が訂正される請求項５に連動して訂正されるものであるから、訂正Ｂ前の５〜７は、特許法134条の2第3項に規定する一群の請求項である。

（３）訂正Ｂ前の請求項１２〜１５について、請求項１３〜１５は、直接又は間接的に請求項１２を引用しているものであって、訂正事項Ｂ３によって記載が訂正される請求項１２に連動して訂正されるものであるから、訂正Ｂ前の１２〜１５は、特許法134条の2第3項に規定する一群の請求項である。

（４）請求項１〜４、１６、１９及び２０、請求項５〜７並びに請求項１２〜１５は、それぞれ一群の請求項に当たる。これらの一群の請求項の各々について、各請求項は、格子定数ａを含み、訂正事項Ｂ１〜Ｂ４により格子定数ａが訂正される。一方、訂正事項Ｂ５による訂正は、本件特許明細書の格子定数ａを訂正するものであるところ、上述のとおり、この訂正に係る請求項の全てについて、格子定数ａの訂正が行われているから、訂正事項Ｂ５による訂正は、特許法134条の2第9項で準用する同法126条第4項に適合する。

５ 独立特許要件について
本件において、訂正Ｂ前の請求項１〜７、１２〜１６、１９及び２０が無効審判請求の対象とされている。そのため、これらの請求項については、訂正事項Ｂ１〜Ｂ５に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件に関する規定は適用されない。
また、無効審判の請求がされていない訂正Ｂ前の請求項８〜１１、１７及び１８については、上記１〜３で述べたように、訂正事項Ｂ１〜Ｂ５は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものでも、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものでもないから、訂正事項Ｂ１〜Ｂ５に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件に関する規定は適用されない。

６ 訂正Ｂについての結論
以上のとおり、訂正Ｂの訂正事項Ｂ１〜Ｂ５は、特許法第134条の2第1項ただし書の規定に違反し、かつ、特許法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項の規定に違反するものであるから、訂正Ｂ後の請求項１〜７、１２〜１６、１９及び２０並びに本件明細書等について訂正することは認められない。


第４ 本件特許発明
上記第３で述べたとおり、訂正Ｂは認められないから、本件の審理の対象となる発明は、訂正Ａによる訂正が確定した、訂正Ｂ前の特許請求の範囲の請求項１〜２０に係る発明のうち、本件無効審判の請求がされた請求項１〜７、１２〜１６、１９及び２０に係る発明であり、訂正Ｂ前の特許請求の範囲に記載した事項により特定される以下のとおりのものである。

「【請求項１】 式（Ｉ）
【化１】


で表される化合物の結晶であって、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶。
【請求項２】 式（Ｉ）で表される化合物の未精製物または粗精製物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させて得られることを特徴とする、請求項１記載の結晶。
【請求項３】 有機溶媒が非プロトン性有機溶媒であることを特徴とする、請求項２記載の結晶。
【請求項４】 非プロトン性有機溶媒が酢酸エチル、アセトンまたはアセトニトリルあるいはこれらの混合溶媒であることを特徴とする、請求項３記載の結晶。
【請求項５】 式（Ｉ）
【化２】


で表される化合物の未精製物または粗精製物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させ、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶を得る、式（Ｉ）で表される化合物の精製方法。
【請求項６】有機溶媒が非プロトン性有機溶媒であることを特徴とする、請求項５記載の精製方法。
【請求項７】非プロトン性有機溶媒が酢酸エチル、アセトンまたはアセトニトリルあるいはこれらの混合溶媒であることを特徴とする、請求項６記載の精製方法。」、

「【請求項１２】 式（II）
【化５】


で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶することによって得た精製された式（II）の化合物を、紫外線照射および熱異性化反応に付して式（Ｉ）
【化６】


で表される化合物を得ること；および
次いで、上記で得た未精製または粗精製の式（Ｉ）で表される化合物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させ、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶を得ること；
を含む、精製された式（Ｉ）で表される化合物の製造方法。
【請求項１３】 有機溶媒が非プロトン性有機溶媒であることを特徴とする、請求項１２記載の製造方法。
【請求項１４】 非プロトン性有機溶媒が酢酸エチル、アセトンまたはアセトニトリルあるいはこれらの混合溶媒であることを特徴とする、請求項１３記載の製造方法。
【請求項１５】 アルコールがメタノールであることを特徴とする、請求項１２から１４のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１６】 式（II）
【化７】


で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶することによって得られる精製された式（II）の化合物を、紫外線照射および熱異性化反応に付して式（Ｉ）
【化８】


で表される化合物を得、次いで、上記で得た未精製または粗精製の式（Ｉ）で表される化合物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させて得られることを特徴とする、式（Ｉ）で表される化合物の結晶であって、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶。」、

「【請求項１９】請求項１から４および１６のいずれか１項に記載の結晶を含む医薬組成物。
【請求項２０】請求項１から４および１６のいずれか１項に記載の結晶を有効成分として含む骨粗鬆症の治療薬。」

（以下、請求項１〜７、１２〜１６、１９及び２０に係る発明を、それぞれの請求項に対応させて、「本件特許発明１」などといい、まとめて「本件特許発明」ともいう。）


第５ 請求の趣旨及び請求人の主張する無効理由等の概要
本件審判請求の趣旨は、
「特許第３４２９４３２号発明の特許請求の範囲の請求項１〜７，請求項１２〜１６，請求項１９及び請求項２０に記載された発明についての特許を無効とする
審判費用は被請求人の負担とする
との審決を求める。」
というものであり、請求人の主張する無効理由は、審判請求書、面接記録（第１回口頭審尋）、令和３年１１月１５日提出の口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書及び令和４年１月１７日提出の上申書の記載からみて、概略、以下の［無効理由］のとおりであると認める。
また、請求人は、被請求人が訂正請求書Ｂを提出したことに応じて、令和４年７月２２日提出の手続補正書により、請求の理由を補正した。補正の内容は、仮に、本件特許につき訂正Ｂが認められた場合、追加の無効理由が存するというものであり、追加の無効理由は、概略、以下の［追加の無効理由］のとおりであると認める。
そして、当該追加の無効理由は、本件審判請求書の請求の理由に記載されたものではなく、審判請求書の請求の理由の要旨を変更するものであり、かつ、訂正Ｂの請求により請求の理由を補正する必要が生じたものであるが、上記第３で述べたとおり、訂正Ｂが認められないため、「訂正Ｂが認められた場合」との前提を欠き、適切な無効理由を構成しないため、当審の審判長は、当該請求の理由の補正を許可しない。

［無効理由］
訂正Ａは、（１）誤記の訂正に当たるものではなく、また、（２）願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、さらに、（３）実質上特許請求の範囲を変更するものである。
よって、訂正Ａは、特許法第126条第1項ただし書、同条第５項及び第６項にそれぞれ違反するものであるから、本件特許発明に係る特許は、同法第123条第1項第8号に該当し、無効とされるべきである。
（以下では、上記無効理由のうち、訂正Ａが「（１）誤記の訂正に当たるものではなく・・・特許法第126条第1項ただし書・・・に・・・違反するものである」の部分を「無効理由１」とし、訂正Ａが「（２）願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく・・・特許法第126条・・・第５項・・・に・・・違反するものである」の部分を「無効理由２」とし、訂正Ａが「（３）実質上特許請求の範囲を変更するものである。・・・特許法第126条・・・第６項に・・・違反するものである」の部分を「無効理由３」として、それぞれ表記する。）

[追加の無効理由]
訂正Ｂ後の特許請求の範囲の請求項１〜７、１２〜１６、１９及び２０に係る発明は、いずれもその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、特許法第36条第4項第1号の規定により特許を受けることができないものであり、本件特許発明に係る特許は同法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきである。


第６ 答弁の趣旨、被請求人の主張及び被請求人の提出した証拠方法
１ 答弁の趣旨及び被請求人の主張
答弁の趣旨は、
「本件無効審判の請求は、成り立たない、審判費用は、請求人の負担とする、との審決を求める。」
というものであり、被請求人は、審判事件答弁書、面接記録（第１回口頭審尋）、令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書、令和３年１２月２１日提出の上申書及び令和４年５月１３日提出の上申書において、請求人の主張する上記の無効理由は、理由がない旨の主張をしていると認める。

２ 証拠方法
被請求人は、証拠方法として、以下の乙第１号証〜乙第２４号証（以下、それぞれ、「乙１」などと略して記載する。）を提出している。

［証拠方法］
乙１：粟津莊司 他２名、「最新 薬剤学 第７版」、株式会社廣川書店、平成９年３月２５日、ｐ．６８、ｐ．１３５、表紙及び奥付
乙２：広田穣、“有機化合物の多形”、有機合成化学、第２３巻第２号、１９６５年、ｐ．９９−１１６
乙３：「物理学辞典 改訂版」、株式会社培風館、１９９２年５月２０日、ｐ．９２２−９２３、表紙及び奥付
乙４：特開２０１８−３０８３９号公報
乙５：特開平１０−７２４３２号公報
乙６：高橋聖史による令和３年６月１６日付け陳述書
乙７：報告者欄に「熊谷良和」と記載され、標題欄に「ＥＤ−７１のＸ線結晶構造解析」と記載され、作成年月日欄に「１９９６年１月２９日」と記載され、右上欄外に「実９６ ００２１」と印字された「実験・研究報告書（概要）」
（以上、審判事件答弁書と同時に提出。）

乙８：松村明 編、「大辞林第三版」、株式会社三省堂、２００６年１０月２７日、ｐ．８８２、ｐ．１７１１、表紙及び奥付
乙９：平成１８年（行ケ）第１０２０４号審決取消請求事件判決（平成１８年１０月１８日判決言渡し）
乙１０：特許第３１３８３０８号公報
乙１１：粟津莊司 他２名、「最新 薬剤学 第７版」、株式会社廣川書店、平成９年３月２５日、ｐ．６８、ｐ．１３５、表紙及び奥付（乙１と同じもの）
乙１２：「物理学辞典 改訂版」、株式会社培風館、１９９２年５月２０日、ｐ．９２２−９２３、表紙及び奥付（乙３と同じもの）
乙１３：佐藤瞳、「報告書（格子定数ａの訂正による回折位置への影響）」、令和３年１１月１１日作成
乙１４：Yukiko Namatame et al.，“Special Feature: Pharmaceutical Analysis(3) Evaluation of polymorphic forms by powder X-ray diffraction and thermal analysis methods”，Rigaku Journal，Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２（２０１３年），ｐ．８−１５（訳文添付）
乙１５：厚生労働省告示第２２０号（令和３年６月７日付け）及び第十八改正日本薬局方、ｐ．７４−７８
（以上、令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書（被請求人）と同時に提出。）

乙１６：千原秀昭 他１名 訳、「物理化学（下）第２版」、株式会社東京化学同人、１９８５年１月１０日、ｐ．８２０−８２５、８３５−８３７、表紙及び奥付
乙１７：加藤誠軌、「セラミックス基礎講座 ３ Ｘ線回折分析」第４版、株式会社内田老鶴圃、１９９７年１月１０日、ｐ．６３−６５、ｐ．１００−１０１、ｐ．２９８−３０３、表紙及び奥付
乙１８：特開２００６−１６２４０７号公報
乙１９：花村榮一、「固体物理学」第３版、株式会社裳華房、１９８８年５月３０日、ｐ．３１−４４、表紙及び奥付
乙２０：Shigehiro Kamitori et al.，“Molecular and crystal structures of two 1,6-anhydro-β-maltotriose derivatives”，Carbohydrate Research，Ｖｏｌ．２７８（１９９５年），ｐ．１９５−２０３（訳文添付）
乙２１：Hiroomi Nagata et al.，“Conformational Analysis of the Cyclised Pyridoxal Schiff Base of L-Tryptophan. X-Ray Crystal Structure, Nuclear Magnetic Resonance and Molecular Orbital Studies of 3-Carboxy-1-{3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridyl}-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline”，J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2（１９９４年），ｐ．９８３−９８８（訳文添付）
（以上、令和３年１２月２１日提出の上申書（被請求人）と同時に提出。）

乙２２：財団法人日本公定書協会 編、「第十三改正日本薬局方」初版、第一法規株式会社、平成８年３月２１日、ｐ．１００−１０１、表紙及び奥付
乙２３：中山信弘 編、「注解 特許法【下巻】」第三版第１刷、青林書店、平成１２年８月３０日、ｐ．１３７８、表紙及び奥付
乙２４：林修三 著、「法令解釈の常識」第２版第３９刷、精文堂印刷株式会社、２０２０年１０月１日、ｐ．９３、１０４、１１０、表紙及び奥付
（以上、令和４年５月１３日提出の上申書（被請求人）と同時に提出。）


第７ 訂正Ａの内容
訂正Ａの内容は、以下に示す訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２のとおりである。

（１）訂正事項Ａ１（本件特許明細書の【００３９】）
「実施例４：ＥＤ−７１のＸ線結晶構造解析
ＥＤ−７１試料（実施例３で使用したＥＤ−７１試料）より結晶を選出し、Ｘ線回折実験を行った。その結果、本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４であることが判明し、２５２０個の反射データを測定した。構造解析は以下のように行った。直接法（ＳＨＥＬＸＳ８６）により位相を求め、非水素原子位置をフーリエ合成により見いだした。炭素に結合した水素原子位置については炭素原子位置より算出した。酸素に結合した水素原子位置は他の原子の位置を求めた後、Ｄ合成により見いだした。」を、
「実施例４：ＥＤ−７１のＸ線結晶構造解析
ＥＤ−７１試料（実施例３で使用したＥＤ−７１試料）より結晶を選出し、Ｘ線回折実験を行った。その結果、本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４であることが判明し、２５２０個の反射データを測定した。構造解析は以下のように行った。直接法（ＳＨＥＬＸＳ８６）により位相を求め、非水素原子位置をフーリエ合成により見いだした。炭素に結合した水素原子位置については炭素原子位置より算出した。酸素に結合した水素原子位置は他の原子の位置を求めた後、Ｄ合成により見いだした。」に訂正する（下線は、訂正箇所を示す。）。

（２）訂正事項Ａ２（請求項１、５、１２及び１６）
特許請求の範囲の請求項１、５、１２及び１６における「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」の記載を、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と訂正する。


第８ 訂正Ａ前の願書に添付した明細書等の記載
訂正Ａ前の願書に添付した明細書等には、以下の記載（１）〜記載（９）及び記載（図１）〜記載（図４）がある。

記載（１）
「【請求項１】 式（Ｉ）
【化１】


で表される化合物の結晶であって、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶。
【請求項２】 式（Ｉ）で表される化合物の未精製物または粗精製物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させて得られることを特徴とする、請求項１記載の結晶。
【請求項３】 有機溶媒が非プロトン性有機溶媒であることを特徴とする、請求項２記載の結晶。
【請求項４】 非プロトン性有機溶媒が酢酸エチル、アセトンまたはアセトニトリルあるいはこれらの混合溶媒であることを特徴とする、請求項３記載の結晶。
【請求項５】 式（Ｉ）
【化２】


で表される化合物の未精製物または粗精製物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させ、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶を得る、式（Ｉ）で表される化合物の精製方法。
【請求項６】有機溶媒が非プロトン性有機溶媒であることを特徴とする、請求項５記載の精製方法。
【請求項７】非プロトン性有機溶媒が酢酸エチル、アセトンまたはアセトニトリルあるいはこれらの混合溶媒であることを特徴とする、請求項６記載の精製方法。
【請求項８】式（II）
【化３】


で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶する、式（II）で表される化合物の精製方法。
【請求項９】 アルコールがメタノールであることを特徴とする、請求項８記載の精製方法。 【請求項１０】 式（II）
【化４】



で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶して得られる、精製された式（II）で表される化合物。
【請求項１１】アルコールがメタノールであることを特徴とする、請求項１０記載の化合物。 【請求項１２】 式（II）
【化５】


で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶することによって得た精製された式（II）の化合物を、紫外線照射および熱異性化反応に付して式（Ｉ）
【化６】


で表される化合物を得ること；および次いで、上記で得た未精製または粗精製の式（Ｉ）で表される化合物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させ、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶を得ること；
を含む、精製された式（Ｉ）で表される化合物の製造方法。
【請求項１３】 有機溶媒が非プロトン性有機溶媒であることを特徴とする、請求項１２記載の製造方法。
【請求項１４】 非プロトン性有機溶媒が酢酸エチル、アセトンまたはアセトニトリルあるいはこれらの混合溶媒であることを特徴とする、請求項１３記載の製造方法。
【請求項１５】 アルコールがメタノールであることを特徴とする、請求項１２から１４のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１６】 式（II）
【化７】


で表される化合物の未精製物または粗精製物をアルコールで再結晶することによって得られる精製された式（II）の化合物を、紫外線照射および熱異性化反応に付して式（Ｉ）
【化８】


で表される化合物を得、次いで、上記で得た未精製または粗精製の式（Ｉ）で表される化合物を、逆相系クロマトグラフィーで精製した後、有機溶媒で結晶化させて得られることを特徴とする、式（Ｉ）で表される化合物の結晶であって、結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶。
【請求項１７】 式（III）
【化９】


で表される化合物。
【請求項１８】 式（IV）
【化１０】


で表される化合物。
【請求項１９】請求項１から４および１６のいずれか１項に記載の結晶を含む医薬組成物。
【請求項２０】請求項１から４および１６のいずれか１項に記載の結晶を有効成分として含む骨粗鬆症の治療薬。」

記載（２）
「【０００２】
【従来技術】各種のビタミンＤ誘導体は有用な生理活性を有することが知られている。例えば、特公平６−２３１８５号には、下記一般式：
【化１２】


［式中、Ｒ1はアミノ基又は式ＯＲ’（Ｒ’は水酸基、ハロゲン原子、シアノ基、アシルアミノ基で置換されているか若しくは非置換の炭素数１〜７の低級アルキル基である）を意味し、Ｒ2は水素原子又は水酸基を意味する］で示される１α−ヒドロキシビタミンＤ3誘導体が記載されており、この誘導体がカルシウム代謝異常に基づく疾患の治療薬または抗腫瘍剤として有用であることが記載されている。また、上記一般式に属する化合物の１つである１α，２５−ジヒドロキシ−２β−（３−ヒドロキシプロポキシ）ビタミンＤ3（ＥＤ−７１とも称される）は骨形成作用を有する活性型ビタミンＤ誘導体であり、骨粗鬆症治療剤として開発が進められている。
【０００３】その一方で、活性化合物の治療用原体の製造においては、より高品質の原体を大量に安定的に製造する必要があり、そのためにできるだけ早い段階で原体の製造方法を確立することが要求されている。特に、ＥＤ−７１は従来アモルファスの形態でしか得られておらず、結晶の形態で得たという報告はない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ビタミンＤ誘導体、特にはＥＤ−７１の高純度精製物を大量的かつ安定的に供給するための方法を確立することである。本発明の一つの目的は、未精製物または粗精製物を精製して得たビタミンＤ誘導体結晶を提供することである。本発明の別の目的は、結晶化工程を含むビタミンＤ誘導体の精製方法を提供することである。本発明の別の目的は、結晶化工程を含むＥＤ−７１のプレ体化合物の精製方法、並びに当該方法により得られた精製されたプレ体化合物を提供することである。本発明のさらに別の目的は、ビタミンＤ誘導体の合成および精製中に副生する新規化合物を提供することである。」

記載（３）
「【００１２】ビタミンＤ誘導体は特に好ましくは、式（VIIA）：
【化２４】


（式中、ｎは１から７の整数を示す）で表される誘導体である。最も好ましいビタミンＤ誘導体は、式（IX）：
【化２５】


で表されるビタミンＤ誘導体、即ちＥＤ−７１と称されるものである。
【００１３】本明細書中において、「結晶」という用語はその最も広い意味において用いられ、結晶形態、結晶系などは特に限定されないものとする。
【００１４】本発明の最も好ましいビタミンＤ誘導体であるＥＤ−７１の結晶体は、上記の通り、その性質は特に限定されるものではないが、特に好ましくは以下の条件を充足するものである。
性状（外観）：肉眼および蛍光顕微鏡により観察し白色の結晶性の粉末。
（２）溶状：１ｍｇ／ｍＬエタノールで透明溶液となる。
（３）確認：ＩＲ法またはＮＭＲ法で構造を支持する。
（４）融点：ＤＳＣで測定して１３０℃以上を示す。
（５）吸光係数：４０μｇ／ｍＬエタノールで２６５ｎｍのεを測定し、１６０００以上を示す。
（６）ＨＰＬＣ純度：ＨＰＬＣ（DIACHROMA ODS N-20 ５μｍ ４．６×２５０ｍｍ、４５％アセトニトリル−水、流速１ｍＬ／分、２２０ｎｍ、１ｍｇ／ｍＬ１０μＬ、４−９０分）のピーク面積が９７％以上である。」

記載（４）
「【００２４】
【実施例】
実施例１：２β−（３’−ヒドロキシプロポキシ）−５，７−コレスタジエン−１α，３β−トリオール（プロ体）の合成および精製
【化２７】

エポキシ化合物１（１．００ｇ，２．４１ｍｍｏｌ）、ｔｅｒｔ−ブトキシカリウム（０．７５ｇ，６．６８ｍｍｏｌ）および１，３−プロパンジオール（２０ｍｌ）の混合物を室温で１０分間撹拌後、内温９５℃で５．０時間撹拌した。飽和アンモニア水（４０ｍｌ）に撹拌しつつ反応液を添加した。室温（２５〜３５℃）で１０分間撹拌後、結晶を濾取し、蒸留水（２０ｍｌ）で３回洗浄した。得られた含水粗結晶（６．３ｇ）をアセトニトリル（２０ｍｌ）中で室温下（２７〜２２℃）、１時間撹拌した。結晶を濾取し、アセトニトリル（５ｍｌ）で２回洗浄し、乾燥することによりプロ体化合物２（０．９６ｇ、収率 ８１％）を得た。
【００２５】上記方法により得たプロ体化合物２（２９．０ｇ）を予めアルゴンガスで通気したメタノール２９０ｍｌに加熱溶解し、桐山濾紙(No.4)で温時濾過し、室温まで冷却後、種晶を加え結晶を析出した。−１０℃以下に冷却の後、結晶を濾取し、冷却したメタノール２９ｍｌで２回洗浄した。室温で減圧乾燥することにより精製プロ体２２．９ｇ（回収率７９．１％，Ｎｅｔ回収率９２．１％）を得た。この精製プロ体の物性データは以下の通りであった。
【００２６】ＮＭＲ（ＣＤ3ＯＤ）およびＩＲ（ＫＢｒ）：構造を支持ＴＬＣ（ＣＨ2Ｃｌ2：エタノール＝９：１）：１スポット（Ｒｆ０．５）
ＨＰＬＣ純度（２２０ｎｍ）：９８．７％
含量：９７．１％（内部標準法）
ＤＳＣ：ピークｍｉｎ；９５．６℃、１６３．２℃、ピークｍａｘ；１２０．２℃」

記載（５）
「【００２７】実施例２：（１Ｒ，２Ｒ）−１，２５−ジヒドロキシ−２−（３’−ヒドロキシプロポキシ）−コレカルシフェロール；２β−（３’−ヒドロキシプロポキシ）−（１α，３β，５Ｚ，７Ｅ）−９，１０−セココレスタ−５，７，１０（１９）−トリエン−１，３，２５−トリオール（ＥＤ−７１）の合成および精製
【化２８】


【００２８】１Ｌ容器中で、実施例１で得た精製プロ体化合物２（６．０２ｇ）をＴＨＦ（１Ｌ）に溶解し、アルゴン脱気下、冷却状態（内温−１３℃以下）で４００Ｗ高圧水銀灯（Ｖｙｃｏｒフィルター使用）により１５０分間紫外線照射した。反応液を室温に戻し、ＴＨＦ（１００ｍＬ）で共洗しつつ２Ｌ茄子型フラスコに移し、１８０分間加熱還流した。反応液を濃縮後、メタノール（８０ｍＬ）に溶解し分離サンプルとした。分離サンプル２０ｍＬ（Ｐｒｏ体換算１．５ｇ量）を、分取用カラムクロマト装置（内径５０×長さ３００ｍｍ；充てん剤名ＤＩＡＣＨＲＯＭＡ ＯＤＳ Ｎ−２０、三菱加工機から入手；粒径５μｍ）に全量ポンプ注入した。４５％アセトニトリル水溶液（６０ｍｌ／分）で展開し、ＵＶ（２２０，３０５ｎｍ）でモニターして ＥＤ−７１の分画を約２．４Ｌ（約１３０〜１７０分）を得た。同様の操作を３回繰り返し、計４回分のＥＤ−７１の分取分画約９Ｌを１０Ｌエバポレータで濃縮した。残査をエタノールに溶解し、再度濃縮乾固した。濃縮残査に酢酸エチル（２０ｍｌ）を加えて溶解し、室温撹拌下、結晶を析出させ、更に−１０℃以下に冷却し、１５分間撹拌した。結晶を濾取し、冷却した酢酸エチル（６ｍｌ）で３回洗浄後、室温で一晩減圧乾燥し、ＥＤ−７１（２．１７ｇ；収率３６．１％）を得た。
【００２９】ＨＰＬＣ純度：９９．８％（２２０ｎｍ），９９．９％（２６５ｎｍ）
ＵＶ（エタノール）：λｍａｘ ２６５．４ｎｍ（ε１７１００）
ＤＳＣ：１３５．３℃（ピークｍｉｎ），１２２ｍＪ／ｍｇ
残存溶剤（ＧＣ法）：１．２４％（酢酸エチル）、０．２４％（エタノール）
ＩＲ（ｃｍ-1）： 3533, 3417, 3336, 2943, 2918, 2862, 1649, 1470, 1444, 1416, 1381, 1377, 1342, 1232, 1113, 1078, 1072, 1045, 999, 974, 957, 955, 924, 910, 895, 868, 833, 796, 764, 663, 634, 594, 472」

記載（６）
「【００３０】実施例３：関連化合物物性データ
光、熱異性化反応時に得られる類縁物質の一部を単離し構造決定および物性データを収得した。実施例１および２で得られたプロ体およびＥＤ−７１の物性データに関しても詳細に測定した。なお、記載した物性データは再結晶等によって精製したサンプルのものである。融点は未補正である。ＩＲスペクトルはＫＢｒ錠剤法でＪＥＯＬ ＪＩＲ−６０００にて測定した。1H-NMR、13C-NMRスペクトルはＴＭＳを内部標準、又はＣＨＣｌ３のピークを基準としＪＥＯＬ ＪＮＭ−２７０ＥＸを用いて測定した。ＵＶは溶媒にエタノールを使用し室温条件でＨＩＴＡＣＨＩ Ｕ−３２１０にて測定した。
・・・
【００３２】ＥＤ−７１の物性データ
1Ｈ−ＮＭＲ（ｐｐｍ）： 6.37(1H, d; 11.4Hz), 6.05(1H, d; 11.4Hz), 5.50(1H, t; 2.1Hz), 5.08(1H, t; 2.1Hz), 4.32(1H, d; 8.9Hz), 4.26(1H, m), 3.88-3.96(1H, m), 3.85(2H, t; 5.7Hz), 3.69-3.77(1H, m), 3.27(1H,dd; 9.0Hz, 2.8Hz), 2.78- 2.83(1H, m), 2.55(1H, dd; 10.6Hz, 4.0Hz), 2.42(1H, bd; 13.6Hz), 1.8-2.1(5H, m), 1.22(6H, s), 1.2-1.7(11H, m), 0.94(3H, d; 6.3Hz), 0.9-1.1(1H, m), 0.55(3H, s)
【００３３】13Ｃ−ＮＭＲ（ｐｐｍ）： 144.2, 143.0, 132.2, 124.9, 117.2, 111.8, 85.4, 71.6, 71.1, 68.3, 66.6, 61.1, 56.6, 56.4, 45.9, 44.4, 40.5, 36.4, 36.1, 31.9, 29.3, 29.2, 29.1, 27.7, 23.7, 22.4, 20.8, 18.8, 11.9
ＵＶ（λｍａｘ）：２６５．４ｎｍ（ε１７９００）
融点：１３４．８〜１３５．８℃（１℃／分），
ＤＳＣ：１３７℃（ピークｍｉｎ，１１５ｍＪ／ｍｇ），
ＴＧ／ＤＴＡ：１３８℃（ピークｍｉｎ，溶解時乾燥減量約１％，１．９６ｍｇ使用)
ＩＲ（ｃｍ-1）：3533, 3417, 3336, 2943, 2918, 2862, 1649, 1470, 1444, 1416, 1381, 1377, 1342, 1232, 1113, 1078, 1072, 1045, 999, 974, 957, 955, 924, 910, 895, 868, 833, 796, 764, 663, 634, 594, 472」

記載（７）
「【００３９】実施例４：ＥＤ−７１のＸ線結晶構造解析
ＥＤ−７１試料（実施例３で使用したＥＤ−７１試料）より結晶を選出し、Ｘ線回折実験を行った。その結果、本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４であることが判明し、２５２０個の反射データを測定した。構造解析は以下のように行った。直接法（ＳＨＥＬＸＳ８６）により位相を求め、非水素原子位置をフーリエ合成により見いだした。炭素に結合した水素原子位置については炭素原子位置より算出した。酸素に結合した水素原子位置は他の原子の位置を求めた後、Ｄ合成により見いだした。
【００４０】最小二乗法による精密化計算（非水素原子は位置および異方性温度因子を、酸素に結合した水素は位置のみを精密化）の結果、信頼度因子（Ｒ値）は３．９％に収斂した。ただし、絶対構造の決定は直接には行わず、１３、１４、１７、２０位の配置をコレステロールと同じ配置として計算を行った。以上の解析に基づいて得られた、ＥＤ−７１の構造と水素結合を図１から図４に示す。」

記載（８）
「【００４１】参考例１：ＥＤ−７１結晶化合物の安定性
アモルファスＥＤ−７１と結晶ＥＤ−７１について１０℃、２５℃および４０℃の温度で安定性を比較した。安定性の指標としては、ＨＰＬＣ定量アッセイ、吸光度および純度試験（ＨＰＬＣにおけるピーク面積比）を用いた。試験方法は以下の通りである・・・
得られた結果を以下の表１から表５に記載する。
【００４６】
表１：ＨＰＬＣ定量アッセイの結果（残存率％）
１０℃ ２５℃ ４０℃
アモルファス 結晶 アモルファス 結晶 アモルファス 結晶
初期値 100 100 100 100 100 100
１Ｗ 99.5 99.4 94.4 99.5
２Ｗ 98.5 96.8 94.7 98.8 88.8 102.9
１Ｍ 94.8 97.0
１Ｍ（空気） 97.4 95.0
注：１Ｍ（空気）以外はＡｒガス置換
【００４７】
表２：Ｅ１％
１０℃ ２５℃ ４０℃
アモルファス 結晶 アモルファス 結晶 アモルファス 結晶
初期値 327.5 350.2 327.5 350.2 327.5 350.2
１Ｗ 323.0 349.5 313.2 349.8
２Ｗ 324.9 343.8 316.9 341.6 304.0 348.7
１Ｍ 320.5 342.7
１Ｍ（空気） 316.3 341.7
注：１Ｍ（空気）以外はＡｒガス置換
【００４８】
表３：順相ＨＰＬＣ［Ｐ．Ａ．Ｒ．（％）］による純度試験（２６５ｎｍ）
１０℃ ２５℃ ４０℃
アモルファス 結晶 アモルファス 結晶 アモルファス 結晶
初期値
ED-71 96.06 99.15 96.06 99.15 96.06 99.15
プレ体 1.67 0.21 1.67 0.21 1.67 0.21
その他 2.27 0.63 2.27 0.63 2.27 0.63
１Ｗ
ED-71 95.97 99.56 94.47 99.55
プレ体 1.88 0.14 2.53 0.14
その他 2.14 0.30 3.00 0.31
２Ｗ
ED-71 95.46 99.06 94.74 98.95 92.12 98.92
プレ体 2.27 0.66 2.25 0.67 2.99 0.67
その他 2.28 0.27 3.01 0.38 4.89 0.41
１Ｍ
ED-71 94.58 98.91
プレ体 2.33 0.65
その他 3.09 0.44
１Ｍ（空気）
ED-71 95.26 98.88
プレ体 2.31 0.66
その他 2.42 0.46
注：１Ｍ（空気）以外はＡｒガス置換
【００４９】
表４：逆相ＨＰＬＣ［Ｐ．Ａ．Ｒ．（％）］による純度試験（２６５ｎｍ）
１０℃ ２５℃ ４０℃
アモルファス 結晶 アモルファス 結晶 アモルファス 結晶
初期値
ED-71 95.38 99.04 95.38 99.04 95.38 99.04
プレ体 1.16 0.36 1.16 0.36 1.16 0.36
その他 3.47 0.60 3.47 0.60 3.47 0.60
１Ｗ
ED-71 94.78 99.35 92.47 99.40
プレ体 1.27 0.28 1.98 0.29
その他 3.95 0.38 5.55 0.31
２Ｗ
ED-71 94.48 98.84 94.20 98.78 90.68 98.75
プレ体 1.75 0.83 1.72 0.85 2.53 0.85
その他 3.77 0.32 4.08 0.37 6.78 0.40
１Ｍ
ED-71 93.05 98.77
プレ体 1.88 0.86
その他 5.07 0.37
１Ｍ（空気）
ED-71 94.11 98.72
プレ体 1.82 0.86
その他 4.07 0.42
注：１Ｍ（空気）以外はＡｒガス置換
【００５０】
表５：２２０ｎｍ（％）
１０℃ ２５℃ ４０℃
アモルファス 結晶 アモルファス 結晶 アモルファス 結晶
初期値
ED-71 93.95 97.44 93.95 97.44 93.95 97.44
プレ体 1.35 0.52 1.35 0.52 1.35 0.52
その他 4.70 2.04 4.70 2.04 4.70 2.04
１Ｗ
ED-71 93.37 98.17 90.00 98.18
プレ体 1.50 0.44 2.29 0.47
その他 5.13 1.40 7.71 1.35
２Ｗ
ED-71 92.85 97.91 92.39 97.56 87.40 97.65
プレ体 2.02 1.01 1.93 1.01 2.88 1.02
その他 5.13 1.09 5.68 1.43 9.72 1.33
１Ｍ
ED-71 92.85 97.44
プレ体 2.02 1.05
その他 5.13 1.51
１Ｍ（空気）
ED-71 92.07 97.09
プレ体 2.04 1.09
その他 5.88 1.82
注：１Ｍ（空気）以外はＡｒガス置換
【００５１】以上の結果から、２５℃での２Ｗまで、並びに４０℃での２Ｗまでにおいては、結晶体の方がアモルファス体より安定性が高いことが明らかに分かる。」

記載（９）
「【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、ＥＤ−７１結晶の構造を示す分子構造投影図である。
【図２】図２は、ＥＤ−７１結晶の構造のステレオ図を示す分子構造投影図である。
【図３】図３は、ＥＤ−７１結晶の水素結合（関連部分のみを示した）を示す分子構造投影図である。
【図４】図４は、ＥＤ−７１結晶の水素結合（関連部分のみを示した）を示す分子構造投影図である。」

記載（図１）
「

」（【図１】）

記載（図２）
「

」（【図２】）

記載（図３）
「

」（【図３】）

記載（図４）
「

」（【図４】）


第９ 両当事者の主張の要点
１ 無効理由１（訂正の目的）について
（１）請求人の主張の要点
請求人の無効理由１についての主張の要点は、審判請求書、面接記録（第１回口頭審尋）、令和３年１１月１５日提出の口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書及び令和４年１月１７日提出の上申書の記載からみて、次のとおりであると認める。

ア 「「誤記の訂正」とは，「本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句，語句に正すことをいい，訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるもの」である（審判便覧３８−０３の３（１））。
これに対し，本件において，訂正前の特許請求の範囲に記載された「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」は，特許請求の範囲における発明の構成に欠くことができない事項の一つであり，「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載は，それ自体，結晶構造を特定する数値として明瞭であり，明細書の他の記載を参酌することなく，記載内容を明確に理解することができるものである。
また，訂正前の明細書及び特許請求の範囲の記載では（しかも，優先権主張の基礎出願の明細書全文でも），一貫して「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」と記載されていた。
さらに，「空間群Ｐ２1２1２1，格子定数ａ＝１０．３５２（２），ｂ＝３４．０５８（２），ｃ＝８．２３１（１）Å，Ｚ＝４である結晶」と「空間群Ｐ２1２1２1，格子定数ａ＝１０．３２５（２），ｂ＝３４．０５８（２），ｃ＝８．２３１（１）Å，Ｚ＝４である結晶」とは，結晶構造を異にする結晶である。
その上，被請求人は，訂正審判において，訂正前の記載「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」が誤記であることの根拠資料として，僅かに社内報告書しか提出しておらず，これが誤記であると当業者が当然に理解するだけの技術常識もない。・・・
それ故，訂正前の明細書及び特許請求の範囲の記載に接した当業者において，これが客観的に誤記であると認識することは困難であり，このような訂正は，明細書及び特許請求の範囲の記載の公示の機能を害し，本件訂正前の特許請求の範囲の記載を信頼する第三者に不測の不利益を与えるものである。
したがって，本件訂正は，「本来その意であることが明細書，特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句，語句に正すことをいい，訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるもの」ではなく，これが「誤記の訂正」と認められる余地はない。」（審判請求書８頁１０行〜９頁５行）

イ 「請求人らは，合議体が理解されるとおり，本件訂正が，特許法第126条第1項但書第１号，第３号，第４号に掲げる事項のいずれにも当たらないことについては論ずるまでもなく当然であるとみなしている。」（令和３年１１月１５日提出の口頭審理陳述要領書３頁８〜１１行）

ウ 「（１）特許法第126条第1項但書第２号の「誤記」とは，明細書，特許請求の範囲または図面の記載の書き誤りであり，かつ，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが，当該明細書及び図面の記載や当業者の技術常識などから明らかで，当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるものをいう（・・・これらの裁判例は，いずれも，当該訂正が「誤記の訂正」を目的とするものに該当しない旨判断したものである。）。
・・・
また，特許法第126条第1項但書第２号の「誤記の訂正」とは・・・「本来その意であることが明細書，特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句，語句に正すことをいい，訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるもの」である。
（２）すなわち，いうまでもなく，特許権者には，明細書及び特許請求の範囲の記載に基づき，排他的独占権が付与され，第三者は，これらの記載に基づき，排他的独占権が付与された発明の内容を把握する（公示の機能）。
それ故，誤記についても，明細書及び特許請求の範囲の記載の公示の機能を害することがないよう，誤記であること，及び本来意図された記載が何であるかが，明細書の記載から当然に客観的かつ明確に理解されるものでなければ，「誤記の訂正」として，訂正が許されるものではない。
また，手続面からみても，特許法第123条第1項第8号は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲または図面の訂正が第126条第1項但書に違反してされたことを特許無効審判請求の無効理由として定めている。同規定は，訂正前の記載が「誤記」であること，及び，当該訂正が「誤記の訂正」であることが，無効審判における審理判断の対象として，審判合議体が客観的に判断することができるものであることを要求するものである。
したがって，特許法第126条第1項但書第２号の「誤記」は，これが「誤記」であることが，明細書の記載等から当然かつ客観的に認識されるものであることを要するものである。また，訂正が「誤記の訂正」と認められるためには，訂正前の記載に接した第三者が，当然に，訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものであることを要するところである。
よって，特許法第126条第1項但書第２号の「誤記」及び「誤記の訂正」の意義は，上記（１）のとおり解するのが相当である。
（３）この点，被請求人は，出願人の内心の意思と明細書の記載による表示の間の錯誤がある場合に「誤記」に該当すると主張するようであるが（答弁書１０頁８行目以下），そのような錯誤があるからといって，特許法第126条第1項但書第２号の「誤記」に該当し，その訂正が認められるものではない。
被請求人の上記主張は，＜１＞公示の原則のもとでの「誤記の訂正」であること，＜２＞特許法第123条第1項第8号が，無効審判において，審判合議体が「誤記の訂正」であるか否かを客観的に判断する規定となっていることを顧みないものであって，理由がない。」（令和３年１１月１５日提出の口頭審理陳述要領書３頁１４行〜５頁１９行）
（合議体注：「＜１＞」、「＜２＞」はそれぞれ、原文では「○」内に「１」、「○」内に「２」である。）

エ 「訂正前の明細書に一切記載がなく，試験・解析を行わなければ確認ができないようなものは，誤記の訂正（「本来その意であることが明細書，特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句，語句に正すことをいい，訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるもの」）に当たらず・・・そのような訂正が許される余地はない。」（令和４年１月１７日提出の上申書２頁１２〜１７行）

オ 「被請求人が主張する再現試験及びＸ線構造解析を行ったところで，被請求人が主張する＜正しい格子定数ａの値＞が一意的に得られるわけではなく，再現試験により，当業者が正しい格子定数ａの値を認識することができた，とする被請求人の主張は，誤りである。」（令和４年１月１７日提出の上申書６頁下から１２〜９行）

カ 「本件発明のクレームは，単結晶構造解析の結果に基づき特定されているのであって，明細書に記載されていない他の分析方法で両者を比較しても，何らの意味もない。」（令和４年１月１７日提出の上申書６頁下から４〜２行）

（２）被請求人の主張の要点
被請求人の無効理由１についての主張の要点は、審判事件答弁書、面接記録（第１回口頭審尋）、令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書、令和３年１２月２１日提出の上申書及び令和４年５月１３日提出の上申書の記載からみて、次のとおりであると認める。

ア 「一般に、誤記は「誤って記すこと。書き誤り。」・・・を意味し、訂正は「言葉や文章の誤っている部分を正しく直すこと」・・・を意味する。
さらに、東京高判昭４１年３月２９日（昭和３９年（行ナ）第１５９号）取消集昭４１年１１３は、誤記の訂正に関し、以下のとおり判示する（注：特許法126条2項は、現在の同法126条6項を指す。）。
・・・
誤記及び訂正の一般的な意味並びに上記裁判例の判示事項に照らし、法126条1項ただし書２号の「誤記」とは、書き誤り、つまり、発明をした者の内心の意思と明細書又た図面の記載による表示と間に錯誤があることを指し、その「訂正」とは、誤っている部分を正しく直すこと、つまり、出願人の内心の意思と明細書又は図面の記載による表示との間の錯誤を解消することを指す。」（令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書５頁２１行〜６頁２０行）

イ 「本件特許の出願前に被請求人によって行われた実験結果（乙７号証）が示すとおり、被請求人は、元来、本件訂正後の格子定数ａを記載する意思を有していた。本件訂正は、出願人の内心の意思と明細書又は図面の記載による表示の間の錯誤を解消するものである。
しかも、本件特許発明は、エルデカルシトールの特定の結晶形に関する。格子定数aは、当該結晶形を特定するための手段である。本件訂正前の値及び本件訂正後の値の何れも、当該結晶形（Ａ型結晶）の格子定数aとして同一の意味を有する。さらに、当業者であれば、実施例の合成方法に従って本件特許発明の結晶を得て、Ｘ線構造解析を行うことにより、容易にＡ型結晶を特定することができた。
したがって、本件訂正は、特許法126条1項ただし書２号（誤記又は誤訳の訂正）の目的のために行われたものである。」（答弁書１０頁２３行〜１１頁８行）

ウ 「第三者は、本件特許の公開公報である特開１０−７２７３２号公報（「本件公開公報」）２（乙５号証）を引用して、本件特許発明の結晶形を「Ａ型結晶」と呼び、自らの得た新たな結晶形（Ｂ型結晶及びＣ型結晶）と区別していた（乙４号証【０００２】及び【０００６】）。本件公開公報では、本件訂正前の格子定数ａが記載されていた。それでもなお、第三者は、本件公開公報に依拠して、本件特許発明のＡ型結晶を認識できた。
この事実も、本件訂正前の本件明細書（出願時の本件明細書）の記載は、Ａ型結晶の特定に十分であったことを示している。」（答弁書９頁１〜８行）

エ 「Ａ型結晶の格子定数ａの値は、本件訂正後のとおりである。本件明細書には、第三者がＡ型結晶を得てＸ線構造解析が可能となるよう、合成方法も記載されている。本件訂正前及び本件訂正後の格子定数ａは、何れも、Ａ型結晶の格子定数ａという点で同一の意味を有する。
・・・
ア ・・・数値が明瞭であることは、誤記とは無関係である。・・・
イ ・・・本件明細書には、Ａ型結晶を得るための合成方法が記載されている（実施例２）。当業者は、本件明細書の実施例に従って、Ａ型結晶を得ることができ、Ｘ線構造解析によって正しい格子定数を知ることができた。しかも、本件訂正前の格子定数は、Ａ型結晶を特定するための手段として、Ａ型結晶に固有の値として記載されている。その趣旨は、本件訂正後も変わるものではない。
ウ ・・・本件訂正前の結晶構造のパラメータも、本件訂正後の結晶構造のパラメータも、エルデカルシトールのＡ型結晶を特定するための手段である。本件訂正の前後を問わず、その意図する結晶構造は同一である。
エ ・・・本件訂正審判の添付資料１（乙７号証）は、Ａ型結晶の格子定数ａは正しくは本件訂正後の値であること、当業者であればＸ線構造解析により当該値を認識できることを示している。Ａ型結晶の合成方法は、本件明細書に記載のとおりであり、当業者にとってＡ型結晶を入手することに何の問題もなかった。Ｘ線構造解析は、いうまでもなく、技術常識であった。・・・」（答弁書１３頁１９行〜１５頁１８行）

オ 「本件訂正前の格子定数ａ＝１０．３５２（２）が誤りであることは認める。」（令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書５頁１８行）

カ 「合議体は、「誤記の訂正」とは、
(i)本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句にただすことをいい、
(ii)訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいうとの暫定的な見解を有しているとされる２。
以下、上記暫定的な見解の下での被請求人の主張を説明する。
・・・
ア 本件発明は結晶形の発明である。エルデカルシトールは、複数の結晶形を有し（結晶多形)、本件発明は、その中で最初に見出された結晶形に関する。何れの結晶形も、安定相又は準安定相であり、人為的に自由に設計できるものではない３。結晶多形の結晶構造は、通常、互いに大きく異なっており、混同されることはない・・・。
エルデカルシトールについても、これまでに報告されている３つの結晶形のＸ線回折パターンは、互いに大きく異なっている・・・。そのため、これらが混同されることはない。
イ 本件明細書には、実施例において、Ａ型結晶の合成方法が具体的に記載されている・・・。・・・
本件明細書には、上記合成方法で得られた結晶について、ＸＲＤによって結晶構造パラメータを求めたことも記載されている・・・。ＸＲＤによる結晶構造パラメータの決定手法は、技術常識である。
本件訂正後の格子定数ａの値は、本件明細書の上記実施例に沿って本来得られる値である・・・。そのため、本件訂正は、格子定数ａについて、本件明細書から本来その値であることが明らかな値の記載にただすことに当たる。したがって、本件訂正は、合議体の暫定的な見解の(i)を充足する。
・・・
本件訂正前後の格子定数ａは、いずれも、本件明細書の実施例で得られるエルデカルシトールの結晶形の格子定数ａを意図したものであり、同一の意味を表示する。
本件訂正の前後を問わず、特許請求の範囲の意図する結晶構造は同一である。前述のとおり、結晶多形での結晶構造が互いに大きく異なっており、混同されることはない。
・・・
以上のとおり、本件明細書の実施例に基づいた再現実験により、本件訂正後の結晶構造パラメータを得ることができる。
・・・
ＸＲＤの試料を得るため、本件明細書に基づいた再現実験が必要である。
・・・
結晶構造の同定（つまり同一性の判断）に際し、一般に、格子定数そのものよりも、回折ピーク（２θ）の位置が使用されている。日本薬局方では、基準となる相の回折ピークと比較して、試料の回折ピークがその０．２°以内で一致する場合、当該試料の結晶構造は、当該相に同定される。本件訂正後の理論回折ピークは、本件訂正前の理論回折ピークと０．１°未満の範囲内にある（・・・）。・・・
以上のとおり、主要な回折ピーク（２θ）の位置が０．２°以内で一致することが目安となる。」（令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書１１頁３行〜１４頁２１行）

キ 「本件審決の予告は、誤記及びその訂正の解釈について、以下のとおり判断した。
「「誤記・・・の訂正」とは、
(ア)明細書、特許請求の範囲又は図面の記載を、本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すことをいい、
(イ)訂正前の記載が当然に訂正後と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう」
(本件審決の予告３９−４０頁)
そして、本件審決の予告は、その根拠として6件の裁判例を引用した。しかし、これらの裁判例は、上記の規範の根拠となるものではない。さらに、各裁判例の事実関係は、本事案とは大きく異なる。」（令和４年５月１３日提出の上申書６頁１２〜２３行）

ク 「本件審決の予告の判断は、上記の解釈に基づいている。しかし、当該解釈が誤っている。もっとも、当該解釈によるとしても、本件審決の予告の判断は誤っている。
・・・
ア 本件審決の予告は、特許請求の範囲の訂正(訂正事項２)について、
・本件訂正前の格子定数aは明瞭である、
・本件訂正前の格子定数aの値は本件訂正前の明細書と矛盾しない、
・そのため、本件訂正の格子定数aは、「明細書、特許請求の範囲又は図面の記載を、本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すこと」とはいえない、と判断した(本件審決の予告４０−４１頁)。
しかし、本件明細書には、本件発明の結晶形の製造方法が明記されている(実施例２)。結晶構造パラメータを得る方法として(つまり、結晶構造解析の手法として)、Ｘ線回折は技術常識であり、実施例３にも記載されている。したがって、本件訂正の格子定数aは、本件訂正前の明細書に根拠を有し、その意であることが明らかである。
イ 本件審決の予告は、本件訂正による格子定数aの値の変動が標準偏差として記載された値の３倍以上であることを理由として、本件訂正前後の格子定数が「当然に同一の意味を表示するものと客観的に認められるものではない」と判断した(本件審決の予告４１頁)。
しかし、上記判断は誤っている。本件訂正前後を問わず、格子定数aは、実施例２で合成される新たな結晶形の格子定数aという同一の意味を表示する。」（令和４年５月１３日提出の上申書１０頁１７行〜１１頁１６行）

ケ 「(1) 本件審決の予告は、本件訂正前の格子定数aが明瞭であることを理由として、本件訂正は明瞭でない記載の釈明ではないと判断した(本件審決の予告４３−４４頁)。
しかし、本件訂正の目的は、明瞭でない記載の釈明にも該当する。本件訂正前の格子定数aは、実施例２の製造方法によって得られる新たな結晶形の格子定数aを意図していたところ、本来の値との不整合を生じ不明瞭となっていた。本件訂正は、その不備を解消するものである。
(2) 本件審決の予告は、本件訂正前の格子定数aが数値として明瞭であることを重視するようである。しかし、技術文献での記載が明瞭か否かは、文言又は数字のみによって判断されるわけではない。その記載の科学的又は 技術的な意味も考慮するべきである。本件明細書には、新たな結晶形の製造方法が記載されており、実施例及び技術常識に沿った結晶構造解析により、本件訂正前の数値が不明瞭であることがわかる。」（令和４年５月１３日提出の上申書１１頁１８行〜１２頁４行）

コ 「(1) 本件審決の予告は、被請求人の説明した「誤記」及びその「訂正」の解釈を排斥した。本件審決の予告は、その理由として、
・被請求人の引用した証拠は国語辞典であること、
・被請求人の引用した裁判例は規定の趣旨を述べたものであり、訂正の適否の基準そのものを述べたものではないこと
を挙げた(本件審決の予告４５頁)。
しかし、これらの判断は誤っている。
まず、法令の用語は、原則として、通常の意味として解釈されるべきである。
・・・
「誤記」及びその「訂正」は、日常でも使用される一般的な用語である。したがって、国語辞典に記載された意味は、解釈として適切である。
さらに、法令の解釈として、その趣旨及び目的を考慮することは当然である・・・。東京高判昭和４１年３月２９日(昭和３９年(行ナ)第１５９号)取消集昭４１年１１３は、誤記の訂正を目的とする訂正の趣旨を示しているのだから、解釈にあたっても当然に考慮される。
(2) １つの化合物について、結晶多形の数は限られている。エルデカルシトールについても、今日まで、３つの結晶形が知られているにとどまる（乙４号証）。この事情は、自然科学に由来するものであって、研究者が結晶化を試みる時期にかかわらず、変わることはない。
それに対し、本件審決の予告は、「本件特許出願時において」エルデカルシトールに３つの結晶形が存在すると理解されたわけではないと判断した(本件審決の予告４６頁)。さらに、本件審決は、乙４号証が本件出願後の文献であることに触れる(本件審決の予告４７頁及び５３頁)。
しかし、この判断は、当を得ていない。本件出願時であろうと、現在であろうと、研究者がエルデカルシトールの結晶を得ようとする場合、その結晶形の数には限りがある。そのため、結晶多形の間では十分な区別が可能である。この事実は、実験を行う時期によって変動するものではない。何れの時期であっても、結晶多形の間で混同は生じ難い。
本件審決の予告は、客観的な事実と人の認識とを混同し、判断の対象を誤っている。
(3) 本件審決の予告は、本件訂正前の明細書には【００３９】の結晶形が「Ａ型結晶」として記載されているわけではないと認定した(本件審決の予告４６頁)。
しかし、結晶形をどのような名称で呼ぶのかは、説明の便宜にすぎない。結晶形に付した名称によって主張の当否が変わるとの判断は、前提において誤っている。
(4) 本件審決の予告は、本件訂正後の格子定数aが明細書に「全く記載がない」と認定した(本件審決の予告４６頁)。
しかし、本件明細書には結晶の製造方法が記載されており、格子定数を得るためのＸ線構造解析の手法も記載されており、この手法は技術常識でもあるのだから、本件訂正後の格子定数aは、本件明細書に根拠を有している。
本件審決の予告は、本件訂正後の格子定数aには再現実験が必要であることに触れ、「再現実験を行わなければ得られない値が訂正前の本来の意であることが訂正前明細書の記載及び本件特許出願時の技術常識から明らかということはでき(ない)」、本件訂正前後の記載が同一の意味を表示するとはいえないと判断した(本件審決の予告４６−４７頁)。
しかし、Ｘ線構造解析による結晶構造パラメータの特定が技術常識であり、本件明細書にもＸ線構造解析を行ったことが記載されているのだから、当該技術常識を適用して得られる結晶構造パラメータこそ「本来の意」である。そして、本件訂正前後の記載は、この手法によって得られる格子定数aという「同一の意味」を表示する。」（令和４年５月１３日提出の上申書１２頁６行〜１４頁２０行）

２ 無効理由２（新規事項の追加）について
（１）請求人の主張の要点
請求人の無効理由２についての主張の要点は、審判請求書、面接記録（第１回口頭審尋）、令和３年１１月１５日提出の口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書及び令和４年１月１７日提出の上申書の記載からみて、次のとおりであると認める。

ア 「「空間群Ｐ２1２1２1，格子定数ａ＝１０．３５２（２），ｂ＝３４．０５８（２），ｃ＝８．２３１（１）Å，Ｚ＝４である結晶」と「空間群Ｐ２1２1２1，格子定数ａ＝１０．３２５（２），ｂ＝３４．０５８（２），ｃ＝８．２３１（１）Å，Ｚ＝４である結晶」とは，結晶構造を異にする結晶である。
それ故，上記の訂正は・・・訂正前の明細書に記載されていない新たな技術的事項を導入するものである（特許請求の範囲の実質的な変更について，最高裁昭和４７年１２月１４日「あられ菓子の製造方法事件」（民集２６巻１０号１９０９頁））。」（審判請求書９頁６〜１３行）

イ 「１ 特許法第126条第5項が定める新規事項追加は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲または図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断がなされる（知財高裁大合議判決平成２０年５月３０日「ソルダーレジストパターン形成方法事件」（判時２００９号４７頁））。
２ 本件では，訂正前と訂正後とで，クレーム及び明細書に記載された格子定数の数値が異なっている。本件発明は，化学式，空間群の種類，格子定数の値，Z値でエルデカルシトールの結晶構造を特定した発明であるから，格子定数の値が異なれば，明細書等に記載された技術的事項は全く異なったものとなる。
しかも，訂正前の明細書及び特許請求の範囲の記載では，一貫して，訂正前の数値「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」が記載されていて，格子定数ａが訂正後の格子定数の数値「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」であると認識できるような記載が全くない。
したがって，訂正後の格子定数により特定される結晶構造は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲または図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項とは全くの別物である。
よって，本件訂正は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲または図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものである。
３ この点，被請求人は，訂正前及び訂正後の格子定数ａのいずれも，Ａ型結晶の格子定数ａという点で同一の意味を有するとして，新規事項追加に当たらない旨主張する（答弁書１５頁下から８行目以下）。
しかし，被請求人が主張する「Ａ型結晶」は，単なる結晶形の名称でしかなく，かつ，本件特許の優先日当時には存在しなかった名称であり，同名称によって，技術的事項が具体的に特定されるものではない。
上記のとおり，本件発明は，化学式，空間群の種類，格子定数の値，Z値でエルデカルシトールの結晶構造を特定した発明であるから，格子定数の値が異なれば，当然，新たな技術的事項を導入するものとなるのであって，「Ａ型結晶」なる名称によって，明細書に記載された技術的事項が同一となるものではない。
したがって，被請求人の上記主張に理由はない。」（令和３年１１月１５日提出の口頭審理陳述要領書８頁１７行〜９頁２１行）

（２）被請求人の主張の要点
被請求人の無効理由２についての主張の要点は、審判事件答弁書、面接記録（第１回口頭審尋）、令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書令和３年１２月２１日提出の上申書及び令和４年５月１３日提出の上申書の記載からみて、次のとおりであると認める。

ア 「本件特許の出願時より、その明細書及び図面には、合成方法及び結晶構造の情報により、エルデカルシトールの特定の結晶形（Ａ型結晶）の発明が開示されている３。本件訂正は、この結晶形を正確に表すためのものであり、出願当初の明細書及び図面に記載された事項の範囲内でなされたものである。」（答弁書１３頁２〜７行）、

イ 「本件訂正は、Ａ型結晶の合成方法が記載されているという点で本件明細書にその根拠を有する。結晶形の間で結晶構造は大きく異なるのだから、本件訂正前の格子定数ａによっても、第三者は特許請求の範囲はエルデカルシトールのＡ型結晶とは別の結晶形を指すと誤解することもない。本件訂正前及び本件訂正後の格子定数ａの何れも、Ａ型結晶の格子定数ａという点で同一の意味を有する。実際、第三者は、本件訂正前の特許請求の範囲、明細書及び図面に基づいて、Ａ型結晶を正しく認識していた。したがって・・・本件訂正は、出願時の明細書及び図面に記載された事項の範囲内で行われたものである・・・。」（答弁書１５頁２２行〜１６頁４行）

ウ 「本件特許の出願時より、その明細書及び図面には、特定の結晶構造を有する試料の合成方法及び当該試料のＸＲＤによる結晶構造パラメータの決定が記載されている・・・。ＸＲＤによる結晶構造パラメータの決定手法は、技術常識でもある。
出願当初の特許請求の範囲及び明細書と本件訂正後の特許請求の範囲との何れにおいても、結晶構造パラメータは、実施例２で得られた試料の結晶構造を特定するものであり、この点で本件訂正の前後において変わることはない。そして、本件訂正は、当該試料の結晶構造の結晶形を正確に表すために行われた。したがって、本件訂正は、願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれることに導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。」（令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書１４頁２３行〜１５頁５行）

エ 「本件審決の予告は、本件訂正は新たな技術事項を導入すると判断した。しかし、その判断は誤っている。
(1) 本件審決の予告は、その判断の根拠として、本件訂正後の格子定数aが本件訂正前の明細書に記載されていないことを挙げる(本件審決の予告４８頁、５０頁及び５１頁)。
しかし、格子定数aは、実施例２の製造方法で得られる結晶形を特定する手段である。そして、当該結晶形は、具体的な製造方法によって開示されている。したがって、格子定数の数値に誤記があったとしても、当該製造方法によって得られ（合議体注：原文ママ）結晶形の結晶構造パラメータという技術的事項は、本件訂正の前後で変わるものではない。
(2) 本件審決の予告は、その判断の根拠として、本件訂正後の格子定数aの値を得るためには、再現実験が必要であることを挙げる(本件審決の予告５１頁)。
しかし、製造方法は実施例２に記載されており、Ｘ線回折による結晶構造解析は、本件出願時には技術常識であった。したがって、再現実験には 何ら試行錯誤は必要ではない。しかも、結晶形は製造方法によって記載されているのだから、技術事項として本件訂正前の明細書に記載されている。格子定数aの値を正しい値に訂正とすることは、当該結晶形をより正確に特定するものであり、新たな技術的事項の導入には当たらない。
本件審決の予告は、新規事項の追加の判断に際し、訂正前の明細書に文字、数字又はフレーズとして(つまり、文言として)訂正の根拠があるか否かに拘泥するようである。しかし、技術的事項は、文言とは異なる。訂正事項が訂正前の明細書に文言として存在していなかったとしても、その訂正が、直ちに新たな技術的事項を導入するわけではない。」（令和４年５月１３日提出の上申書１５頁８行〜１６頁５行）

３ 無効理由３（特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無）について
（１）請求人の主張の要点
請求人の無効理由３についての主張の要点は、審判請求書、面接記録（第１回口頭審尋）、令和３年１１月１５日提出の口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書及び令和４年１月１７日提出の上申書の記載からみて、次のとおりであると認める。

ア 「「空間群Ｐ２1２1２1，格子定数ａ＝１０．３５２（２），ｂ＝３４．０５８（２），ｃ＝８．２３１（１）Å，Ｚ＝４である結晶」と「空間群Ｐ２1２1２1，格子定数ａ＝１０．３２５（２），ｂ＝３４．０５８（２），ｃ＝８．２３１（１）Å，Ｚ＝４である結晶」とは，結晶構造を異にする結晶である。
それ故，上記の訂正は，特許請求の範囲の実質的な変更に当た・・・る（特許請求の範囲の実質的な変更について，最高裁昭和４７年１２月１４日「あられ菓子の製造方法事件」（民集２６巻１０号１９０９頁））。」（審判請求書９頁６〜１３行）

イ 「１ 特許法第126条第6項が定める「実質上特許請求の範囲を変更する」とは，「特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更するもの（例えば，請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えることによって特許請求の範囲をずらす訂正）や，発明の対象を変更する訂正のほか，特許請求の範囲については何ら訂正することなく，ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を変更するようなもの」（審判便覧３８―０３）である。審判便覧３８―０３では，実質上特許請求の範囲を拡張または変更する例として，「オ 請求項に記載された数値限定が広がるか又はずれるもの」（８．（１））が挙げられている。
この「実質上特許請求の範囲を変更する」の判断は，最高裁昭和４７年１２月１４日「あられ菓子の製造方法事件」（民集２６巻１０号１９０９頁））が判示するように，特許請求の範囲の記載を基準としてなされ，特許請求の範囲に表示された発明の構成に欠くことができない事項を重視して判断されるものである。
・・・
２ 本件発明は，化学式，空間群の種類，格子定数の値，Ｚ値でエルデカルシトールの結晶構造を特定した発明であって，被請求人が主張するような，抽象的な「Ａ型結晶」なる発明ではない。
それ故，クレームに記載の格子定数の値が変われば，特許請求の範囲を実質上変更するものとなることは，当然の理である。
なお，訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものに該当するか否かが争われた近時の裁判例として，知財高判平成２８年８月２９日「放射能で汚染された表面の除染方法事件」（最高裁ＨＰ）がある。
・・・
外国語で記載された原文明細書の参照ですら，訂正審決の遡及効を受ける第三者に過度の負担を課すものとされているのであるから，ましてや，本件のように，被請求人が主張するところの，単結晶構造解析の追試をしなければ誤記であることが確認できないとされるような事項について（本件特許のクレームは単結晶構造解析結果に基づく格子定数で規定されているので，追試も単結晶構造解析で行われるのが相当である。なお，上記のとおり，追試をして解析をしたところで，当然に誤記と認識できるものではないが，そのことを措いて），第三者に対し追試及び解析の負担を課してまで，訂正を正当化するような解釈が成り立つ余地はない。
３ この点，被請求人は，一つの化合物において結晶形の数は限られていて，結晶多形の間で結晶構造は大きく異なるから，各結晶形は他の結晶形と区別することができるとして，第三者が，設定登録時の特許請求の範囲に記載された結晶構造をＡ型以外の結晶形と誤解するおそれはなく，不利益を被るおそれがないと主張する（答弁書１１頁９行目以下，１６頁５行目以下）。
しかし，被請求人が主張する「Ａ型結晶」は，単なる結晶形の名称でしかなく，かつ，本件特許の優先日当時には存在しなかった名称であり，同名称によって，技術の内容が客観的に理解されるものではない。
本件発明は，「空間群Ｐ２1２1２1，格子定数ａ＝１０．３５２（２），ｂ＝３４．０５８（２），ｃ＝８．２３１（１）Å，Ｚ＝４である結晶」（訂正前クレーム）により，結晶構造が具体的に特定された発明であるから，当業者は，本件発明を＜クレームに定められた具体的な結晶構造を有するエルデカルシトール＞として認識する。
そして，本件訂正がなされる以前に，第三者がエルデカルシトールの結晶を得て，単結晶構造解析を行ったところ，被請求人が主張するように，訂正前の格子定数ａと異なり，訂正後の格子定数ａの値が確認されれば，当該第三者は，訂正前のクレームに基づき，当該エルデカルシトールの結晶は本件特許権を侵害しないものと理解するが，本件訂正が適法とされると，クレームの公示機能に反して，予期せぬ侵害のリスクが生じてしまうのである。
すなわち，ここで問題となっているのは，被請求人が主張するような，他の結晶形（被請求人が主張する「Ｂ型結晶」や「Ｃ型結晶」）と区別ができるか否かではなく，第三者が，エルデカルシトールの結晶を得て，単結晶構造解析を行い，訂正後の格子定数ａの値が得られた場合の認識である。
したがって，被請求人の上記主張＜第三者において，「Ａ型結晶」であるか否かが確認できれば，第三者が，設定登録時の特許請求の範囲に記載された結晶構造をＡ型以外の結晶形と誤解するおそれはなく，不利益を被るおそれがない＞は暴論といわざるを得ず，理由がない。」（令和３年１１月１５日提出の口頭審理陳述要領書９頁２３行〜１３頁２２行）

（２）被請求人の主張の要点
被請求人の無効理由３についての主張の要点は、答弁書、面接記録（第１回口頭審尋）、令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書、令和３年１２月２１日提出の上申書及び令和４年５月１３日提出の上申書の記載からみて、次のとおりであると認める。

ア 「イ 格子定数ａを１０．３５２（２）Åから１０．３２５（２）Åに変更することは、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではなく、第三者の信頼を損なうものではない。したがって、本件訂正は、特許法126条6項の要件を満たす。その理由は、次のとおりである。
（ア） 一つの化合物において結晶形の数は限られており、結晶多形の間で結晶構造は互いに大きく異なる。したがって、第三者が、設定登録時の特許請求の範囲に記載された結晶構造をＡ型以外の結晶形と誤解するおそれもなく、不利益を被るおそれもない・・・。
しかも、本件訂正後の格子定数ａは、本件訂正前の格子定数ａと比較して、僅か０．２６％小さいにすぎない。この事情からも、第三者が、本件訂正前の結晶構造に関する情報に基づいて、Ａ型結晶以外の結晶形と誤解する可能性はない。
実際、乙４号証において、第三者は、本件公開公報（本件訂正前の格子定数ａの値が記載されている。）に基づいて、本件特許発明のＡ型結晶を正しく認識し、新たな結晶構造であるＢ型結晶及びＣ型結晶と対比した。したがって、第三者が不利益を被ったわけでもない。
・・・
（イ） 本件訂正は、本件明細書に根拠を有する。本件特許発明は、エルデカルシトールの結晶形（Ａ型結晶と呼ばれる。）に関する。本件明細書には、Ａ型結晶を得るための方法が明示されている・・・。具体的には、実施例２に、Ａ型結晶を得るための具体的な条件が記載されている。
したがって、当業者であれば、本件明細書に従ってＡ型結晶を得て、Ｘ線構造解析を行うことにより、正しい格子定数ａを認識し、設定登録時の格子定数ａが実際の値とは異なることを理解できた。」（答弁書１１頁９行〜１２頁最終行）

イ 「本件訂正は、Ａ型結晶の合成方法が記載されているという点で本件明細書にその根拠を有する。結晶形の間で結晶構造は大きく異なるのだから、本件訂正前の格子定数ａによっても、第三者は特許請求の範囲はエルデカルシトールのＡ型結晶とは別の結晶形を指すと誤解することもない。本件訂正前及び本件訂正後の格子定数ａの何れも、Ａ型結晶の格子定数ａという点で同一の意味を有する。実際、第三者は、本件訂正前の特許請求の範囲、明細書及び図面に基づいて、Ａ型結晶を正しく認識していた。したがって、本件訂正は、特許請求の範囲を実質的に拡張するものではない。」（答弁書１５頁２２行〜１６頁４行）

ウ 「(1) 結晶多形において、各結晶形は、互いに大きく異なっている。エルデカルシトールについても、これまでに報告されてイいる３つの結晶形のＸＲＤの回折パターンは大きく異なっており、これらが混同されることはない。
結晶構造の同定に際し、基準となる相の主要な回折ピークと比較して、試料の回折ピークがその０．２°以内で一致する場合、当該試料の結晶構造は、当該相に同定される・・・。したがって、特許請求の範囲において結晶構造パラメータが用いられている場合、第三者は、当該結晶構造パラメータから算出される回折ピーク位置の０．２°以内に回折ピークをもたらす結晶構造について、特許請求の範囲に表示されたものと理解する。また、第三者は、自らの試料の回折ピークがその範囲外にある場合には、その試料の結晶構造は特許請求の範囲において規定されたものとは異なると信頼する。それにもかかわらず、結晶構造パラメータの訂正により、回折ピーク位置が０．２°を超えて移動する場合には、第三者は、非侵害と考えていた試料が侵害に当たることになるため、不測の不利益を被る（利益が害される）。
本件訂正では、回折ピークの位置の変動は０．１°未満である。したがって、本件訂正は、実質的な拡張又は変更の禁止には当たらない。
・・・本件訂正前の特許請求の範囲の格子定数の値の記載に接した当業者は、本件明細書の合成方法によって得られる試料の結晶構造がクレームされていることを信頼する。さらに、結晶構造の同定に際し、基準となる相の主要な回折ピークと比較して、試料の回折ピークがその０．２°以内で一致する場合、当該試料の結晶構造は、当該相に同定されるのだから、当業者は、その範囲内での結晶構造がクレームされていることを信頼する。」（令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書１６頁１２行〜１７頁９行）

エ 「本件審決の予告は、本件訂正は第三者に不測の不利益を与えると判断した。しかし、その判断は誤っている。
(1) 本件審決の予告は、第三者は、「その発明特定事項により特定される発明を、特許請求の範囲に記載された発明と信頼する」と判断した。
しかし、上記の判断は、訂正が「実質上」特許請求の範囲を拡張し又は変更するか否かという命題に結び付くものではない。上記の判断によると、第三者は、必ず特許請求の範囲に記載のとおりの発明を信頼することになり、特許請求の範囲が形式的に拡張又は変更することは許されなくなる。その結果、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正は、およそ認められなくなってしまう。しかし、そのような結論は、特許法126条1項ただし書２号及び３号の趣旨を没却するものであり、誤っている。
(2) 本件審決の予告は、当業者は本件訂正前の特許請求の範囲に記載された結晶を本件明細書に記載の製造方法によって得られた結晶と信頼することはないと判断した。
しかし、特許請求の範囲は結晶構造パラメータを構成要件として用いており、この記載は、特許請求に記載された発明が結晶形に特徴を有すること、つまり新たな結晶形であることを示している。その結晶形とは、実施例２の製造方法によって得られた結晶形である。したがって、当業者は、本件訂正前の特許請求の範囲に記載された結晶形は実施例２に記載の製造方法によって得られた結晶形であることを信頼し、そして特許請求の範囲のパラメータはその特定手段であることを理解する。
(3) 特許請求の範囲では、回折ピークは発明の特定に用いられていない。しかし、結晶構造パラメータから回折ピークは簡単に算出できる。そして、ある結晶構造の回折ピーク（２θ）が、基準となる相での主要なピーク位置から０．２°以内にある場合、当該結晶構造は当該相に同定される(乙１５号証)(本件陳述要領書１６頁)。
それに対し、本件審決の予告は、「発明特定事項とされていない回折ピークをわざわざ算出した上で、その算出値について０．２°以内のものが 特許請求の範囲に記載された発明であると信頼するということはない」と判断した。
しかし、結晶構造パラメータが与えられている場合、回折ピーク（２θ）の位置は、簡単な計算で求まる。ブラッグの回折条件は、以下のとおりである(乙１６号証８２１頁)。
2dsinθ＝nλ
(n：整数、λ:Ｘ線の波長)
ｄは、面間隔であり、結晶構造パラメータから求めることができる(例として、乙１７号証６頁)。λは、実験に使用するＸ線の波長により定まる。ｄ及びλが決まると、上記式により、θが求まる。そのため、回折ピークの位置（２θ）は、エクセルでも求めることができる。さらに、基準となる相のピーク位置から０．２°以内という基準は、日本薬局方に記載された技術常識である(乙１５号証)。」（令和４年５月１３日提出の上申書１６頁１７行〜１８頁４行）


第１０ 当審合議体の判断
１ 無効理由１（訂正の目的）について
（１）特許法第126条第1項ただし書第２号に掲げる「誤記・・・の訂正」について
ア 特許法第126条第1項ただし書第２号に掲げる「誤記・・・の訂正」については、第３ １（１）ア（ア）で述べた判断基準と同様の判断基準で以下判断する。

イ 訂正事項Ａ２は、訂正Ａ前の明細書等の特許請求の範囲の記載に係るものであり、訂正事項Ａ１は、その記載に対応する訂正Ａ前の明細書等の発明の詳細な説明の記載に係るものであることから、事案に鑑み、訂正事項Ａ２から検討する。

（ア）訂正事項Ａ２は、訂正Ａ前の明細書等の特許請求の範囲の請求項１、５、１２及び１６における「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載を、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載に訂正するものであるから、訂正Ａ前の明細書等の特許請求の範囲の請求項１、５、１２及び１６における「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載を、「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載に訂正するものといえる（下線は当審合議体による。以下、同様。）。

訂正Ａ前の「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載は、被請求人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項としたものの一つであって、その記載は、それ自体きわめて明瞭であって、それ自体で誤記であると理解されない。
また、記載（１）には、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載が四箇所にわたって記載されており、訂正Ａ前の明細書等には、格子定数ａについて、一貫して「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」とのみ記載され、ほかの数値は見当たらない。そして、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載と訂正Ａ前の明細書等のほかの記載との間に特段の矛盾もないから、訂正Ａ前の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載が誤記であるとは理解されない。
一方、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載は、訂正Ａ前の明細書等には一切記載されておらず、訂正Ａ前の明細書等の記載及び本願出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と直ちに算出される等、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載が本来正しい記載であることが明らかといえる事情も認められない。
したがって、訂正事項Ａ２は、明細書等の中の記載を、本来その意であることが明細書等の記載などから明らかな内容の字句、語句に正す訂正とはいえない。

また、格子定数ａ、ｂ及びｃは結晶の単位格子の軸長を示すものであり、令和３年１２月２１日提出の上申書（被請求人）に示されるとおり、格子定数の末尾に「（ ）」で囲まれる数値はその直前の桁における標準偏差を表す（すなわち、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」は格子定数ａの値の標準偏差が０．００２であることを表す。）ものであるから、格子定数ａの値は小数点以下第三位の桁の標準偏差で示される程度の精度（「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」であれば、測定値のばらつきは、標準偏差０．００２のせいぜい三倍程度の範囲（１０．３２５±０．００６（＝１０．３１９〜１０．３３１））に収まる。）を有するということができる。たとえ、格子定数ａの値の違いが標準偏差の範囲内であっても（例えば、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と「格子定数ａ＝１０．３２７（２）」）、それらの値は同一の意味を表示することにはならないことは当然であるところ、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」と「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との違いは、測定値のばらつきと捉えられる範囲を遙かに超える大きな違いであることから、これらの格子定数の値はなおさら異なるものとして明確に理解され、これらが当然に同一の意味を表示するものと客観的に認められない。

したがって、訂正Ａ前の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載が、当然に、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められない。

（イ）訂正事項Ａ１は、訂正Ａ前の明細書等の【００３９】における「本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である」との記載を、「本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である」との記載に訂正するものである。

訂正Ａ前の明細書等の【００３９】における「本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である」との記載は、それ自体きわめて明瞭であって、それ自体で誤記であると理解されない。
そして、訂正Ａ前の明細書等の記載及び本願出願時の技術常識に基づけば、訂正Ａ前の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載が誤記であると理解されないし、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載が本来正しい記載であることが明らかといえる事情も認められないし、訂正Ａ前の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載が、当然に、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と同一の意味を表示するものと客観的に認められないことは、上記（ア）で述べたとおりである。

ウ よって、訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２は、特許法第126条第1項ただし書第２号に掲げる「誤記・・・訂正」を目的とするものではない。
なお、本件特許に係る出願は、外国語書面に基づくものではないから、同号に掲げる「誤訳の訂正」を目的とするものでもないことは明らかである。

（２）特許法第126条第1項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」について
ア 特許法第126条第1項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」については、第３ １（１）イ（ア）で述べた判断基準と同様の判断基準で以下判断する。

イ 訂正事項Ａ２は、訂正Ａ前の明細書等の特許請求の範囲の記載に係るものであり、訂正事項Ａ１は、その記載に対応する訂正Ａ前の明細書等の発明の詳細な説明の記載に係るものであることから、事案に鑑み、訂正事項Ａ２から検討する。

（ア）訂正事項Ａ２に係る訂正Ａ前の明細書等の特許請求の範囲の請求項１、５、１２及び１６における「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載は、被請求人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項としたものの一つであって、その記載は、それ自体きわめて明瞭であって、それ自体意味の不明瞭な記載ではない。
また、記載（１）には、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載が四箇所にわたって記載されており、訂正Ａ前の明細書等には、格子定数ａについて、一貫して「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」とのみ記載され、ほかの数値は見当たらず、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載が訂正Ａ前の明細書等のほかの記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている等の記載上の不備があるとも認められない。
そして、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載は、訂正Ａ前の明細書等には一切記載されておらず、訂正Ａ前の明細書等の記載及び本願出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と直ちに算出される等、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載の本来の意が、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」であることが明らかといえる事情も見当たらない。
したがって、訂正Ａ前の明細書等の特許請求の範囲の請求項１、５、１２及び１６における「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載を「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」とする訂正は、訂正Ａ前の明細書等に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにするものではなく、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正とはいえない。

（イ）訂正事項Ａ１に係る訂正Ａ前の明細書等の【００３９】における「本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である」との記載は、それ自体きわめて明瞭であって、それ自体意味の不明瞭な記載ではない。また、訂正Ａ前の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」について記載上の不備があるとも、その本来の意が「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」であることが明らかともいえないことは、上記（ア）で述べたとおりである。
したがって、訂正Ａ前の明細書等の【００３９】における「本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である」との記載を「本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である」との記載とする訂正は、訂正前明細書等に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにするものではなく、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正とはいえない。

ウ よって、訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２は、特許法第126条第1項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものではない。

（３）特許法第126条第1項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」について
訂正事項Ａ１は、訂正Ａ前の明細書等の【００３９】における記載を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではない。
訂正事項Ａ２は、訂正Ａ前の明細書等の特許請求の範囲の請求項１、５、１２及び１６における「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載を、「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載に訂正するものといえ、訂正Ａ前の明細書等の特許請求の範囲の請求項１、５、１２及び１６において記載された結晶を技術的に限定するものではないから、特許法第126条第1項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではない。
以上のとおりであるから、訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２は、特許法第126条第1項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではない。

（４）特許法第126条第1項ただし書第４号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」について
訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２が、特許法第126条第1項ただし書第４号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものではないことは明らかである。

（５）被請求人の主張について
被請求人は無効理由１について、上記第９ １（２）に示す点を要点とする主張をする。
被請求人による上記主張について検討する。

ア 被請求人は、特許法第126条第1項ただし書第２号に掲げる「誤記の訂正」にいう「誤記」とは、発明をした者の内心の意思と明細書又は図面の記載による表示との間に錯誤があることを指し、「訂正」とは、出願人の内心の意思と明細書又は図面の記載による表示との間の錯誤を解消することを指す旨を主張して、その根拠として株式会社三省堂「大辞林第三版」（乙７）の記載と昭和３９年（行ナ）第１５９号に係る東京高裁判決（昭和４１年３月２９日言渡し）の抜粋を示す。
しかしながら、昭和３９年（行ナ）第１５９号に係る東京高裁判決は、その上告審である昭和４１年（行ツ）第４６号に係る最高裁判決（昭和４７年１２月１４日判決言渡し）において、「誤記」及び「誤記の訂正」の意味について判断は示されていないことから、特許法における「誤記」及び「誤記の訂正」の意を、被請求人の主張するように解することはできない。仮に、上記東京高裁判決を参照しても、上記東京高裁判決は、特許法における「誤記の訂正」についての規定の趣旨を述べたものであって、「誤記」というためには、具体的にどのような要件が必要であるかを述べたものではなく、特許権者の錯誤による誤記を訂正するものというだけで、ただちに「誤記の訂正」に当たるとして許容されることを述べたものではない。そして、第３ １（１）ア（ア）で挙げた判決（参考判決）でも同様の判断が示されているように、特許法第126条第1項ただし書第２号に掲げる「誤記・・・の訂正」とは、
ａ 明細書等の中の記載を、本来その意であることが明細書等の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すことをいい、
ｂ 訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう
といえる。
これにつき、被請求人は、上記参考判決は、上記規範の根拠となるものではないと主張する（第９ １（２）キ）。
しかしながら、上記参考判決は、そもそも、上記規範の参考として例示したものに過ぎないが、念のために検討しても、訂正しようとする記載が、訂正前の明細書等の記載などから明らかに誤りであること、又は訂正前後の記載が客観的に同一であることに基づいて、訂正しようとする記載が「誤記」であるかどうかを判断しており、上記規範に沿った参考判決例であるといえ、上記主張は受け入れられない。

イ また、被請求人は、結晶多形の結晶構造は、通常、互いに大きく異なっており、エルデカシトールについてもこれまでに報告されている３つの結晶形のＸ線回折パターンは、互いに大きく異なっているため、これらが混同されることはなく、本件訂正前の値及び本件訂正後の値の何れも、当該結晶形（Ａ型結晶）の格子定数ａとして同一の意味を有する旨を主張して、その根拠として乙１〜乙３、乙７、乙１１〜乙１５を示す。
しかしながら、上記主張は、エルデカルシトールの結晶形の数には限りがあり（本願出願後の文献である乙４は、３つの結晶形が知られていることが記載されている。）、おおよそ似たような「格子定数ａ」の値を有する結晶形であれば、それらの結晶形は同一のものと第三者は解するはずであり、訂正Ａ前の記載が当然に訂正Ａ後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められることを主張しようとするものと解されるが、訂正Ａ前の明細書等を見た第三者は、実施例２において「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」の結晶形が得られたと解し、再現実験で「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」の結晶形が得られたとしても、格子定数ａの値の違いから、それらが同一の結晶形を意味しているとは解せない。２つの結晶形が似たような「格子定数ａ」を有しているからといって、再現実験の過程で新たな結晶形を得ることもあり、必ずそれらが同一の結晶形であるとは第三者は判断することはできない。さらに、乙４記載の知見のない状況では、エルデカルシトールの結晶形の数に限りがあるかどうかは不明であり、なおさら、同一の結晶形であるとは判断できない。すなわち、本件特許出願時において、本件特許の請求項１に記載された式（Ｉ）で表される化合物（以下「ＥＤ−７１」ともいう。）は、本件特許明細書の発明の詳細な説明の【０００３】にも記載されるとおり、当業界において、アモルファスの形態のもののみが知られていて、結晶の形態のものは知られていなかったので、本件特許出願時において、ＥＤ−７１の結晶に３つの結晶形が存在すると理解されるものであったとすることも、それらのＸ線回折パターンが互いに大きく異なると理解されるものであったとすることも、できない。
そもそも、訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２は、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」という発明特定事項及び該発明特定事項に対応する発明の詳細な説明の記載に関する訂正であるから、問題となるのは、該発明特定事項及び該発明特定事項に対応する発明の詳細な説明の記載の訂正の適否であり、訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２が、訂正Ａ前後でいずれもＡ型結晶の格子定数ａの値に関するものであることを仮定したとしても、訂正Ａ前の格子定数ａの値を訂正Ａ前の明細書等に全く記載のない異なる訂正Ａ後の格子定数ａの値に変更してよいことの根拠にならないことは明らかである。

ウ また、被請求人は、当業者であれば、訂正Ａ前の明細書等に記載された実施例の合成方法に従って本件特許発明の結晶を得て、Ｘ線構造解析を行うことにより、訂正Ａ後の格子定数に係る「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を認識することができた旨を主張して、その根拠として乙４及び乙５（本件公開公報）を示す。
しかし、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」の値を得るためには、被請求人が「ＸＲＤの試料を得るため、本件明細書に基づいた再現実験が必要である。」（令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書１３頁２０行）と述べるように、ＥＤ−７１の結晶の合成・精製を行った上でＸ線回折実験・構造解析を精度良く行う再現実験が必要であるところ、乙４及び乙５の記載内容を参酌しても、再現実験を行わなければ得られない値が訂正Ａ前の記載の本来の意であることが、訂正Ａ前の明細書等の記載及び本件特許出願時の技術常識から明らかということはできず、訂正Ａ前の記載が、当然に、訂正Ａ後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるということもできない。
さらにいえば、被請求人が、第三者は訂正Ａ後の格子定数に係る「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を認識することができた旨の主張の根拠とする乙４は、そもそも本件特許出願の２０年以上後の文献であって、本件特許出願時の技術水準を示すものではない上に、乙４に係る発明の発明者は、乙５に記載された結晶が、自らの発明の結晶に対する従来技術であると一応認識したに過ぎず、乙４には、乙５に記載された結晶の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」の値が誤記であることが示されているわけでもない。そうであるから、乙４及び乙５は、本件特許出願時において第三者が、訂正Ａ後の格子定数に係る「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を認識することができたことを示すものではなく、訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２が、特許法第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とすることの根拠になるものではない。
これにつき、被請求人は、本件出願時であろうと、現在であろうと、研究者がエルデカルシトールの結晶を得ようとする場合、その結晶形の数には限りがあり、この事実は、実験を行う時期によって変動するものではなく、何れの時期であっても、結晶多形の間で混同は生じ難い旨、主張する（第９ １（２）コ）。
また、被請求人は、「Ｘ線構造解析による結晶構造パラメータの特定が技術常識であり、本件明細書にもＸ線構造解析を行ったことが記載されているのだから、当該技術常識を適用して得られる結晶構造パラメータこそ「本来の意」である。そして、本件訂正前後の記載は、この手法によって得られる格子定数aという「同一の意味」を表示する。」と主張する（第９ １（２）コ）。
しかしながら、再現実験を行わなければ得られない値が訂正Ａ前の記載の本来の意であることが、訂正Ａ前の明細書等の記載及び本件特許出願時の技術常識から明らかということはできないことは、上述のとおりである。そして、研究者がエルデカルシトールの結晶を得ようとし、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」の結晶形が得られたとしても、その結晶形を、訂正Ａ前の明細書等から把握される「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」の結晶形と同一の結晶形であるとは解せないこと、及び結晶形の数が何ら明らかになっていない本件特許出願時では、なおさらであることは、上記イで述べたとおりであり、「何れの時期であっても、結晶多形の間で混同は生じ難い」とはいえない。

エ よって、被請求人による上記主張は妥当ではない。

（６）小括
以上のとおりであるから、上記（５）を考慮しても、上記（１）〜（４）の判断に誤りはなく、訂正Ａは、特許法第126条第1項ただし書の規定に違反してされたものである。
よって、本件特許発明１〜７、本件特許発明１２〜１６、本件特許発明１９及び本件特許発明２０に係る特許は、特許法第123条第1項第8号に該当し、無効とすべきものである。

２ 無効理由２（新規事項の追加）について
（１）訂正Ａが、訂正Ａ前の明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものか否かについては、第３ １（２）アで述べた判断基準と同様の判断基準で以下判断する。

（２）訂正事項Ａ２は、訂正Ａ前の明細書等の特許請求の範囲の記載に係るものであり、訂正事項Ａ１は、その記載に対応する訂正Ａ前の明細書等の発明の詳細な説明の記載に係るものであることから、事案に鑑み、訂正事項Ａ２から検討する。

ア 訂正Ａが、訂正Ａ前の明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものか否かの検討
（ア）訂正事項Ａ２に係る訂正後の「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載については、訂正Ａ前の明細書等に「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載は全く存在しない。
また、訂正Ａ前の明細書等には、格子定数ａについて、一貫して「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」とのみ記載されているところ、上記１（１）イで説示したとおり、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」と「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」とは異なるものとして明確に理解される。したがって、訂正Ａ前の明細書等に記載された「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載から、訂正後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との技術的事項が導かれるということはできない。

また、記載（１）〜記載（９）及び記載（図１）〜記載（図４）並びに本願出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」と直ちに算出される等、訂正事項Ａ２に係る訂正Ａ後の「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との事項が、訂正Ａ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるとすべき事情も認められない。

以上のとおり、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との事項は、訂正Ａ前の明細書等に記載されておらず、訂正Ａ前の明細書等に記載された「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載から導かれる技術的事項であるとは認められないし、そのほかに、訂正Ａ前の明細書等の記載及び本願出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との技術的事項が導かれるとすべき事情もない。
したがって、訂正事項Ａ２は、訂正Ａ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、訂正事項Ａ２は、訂正Ａ前の明細書等に記載した事項の範囲内においてするものではない。

（イ）次に、訂正事項Ａ１に係る訂正Ａ後の「本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である」との記載については、訂正Ａ前の明細書等に「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載は全く存在しない。
また、上記（ア）のとおり、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との事項は、訂正Ａ前の明細書等に記載された「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載から導かれる技術的事項であるとは認められないし、そのほかに、訂正Ａ前の明細書等の記載及び本願出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との技術的事項が導かれるとすべき事情もない。
したがって、訂正事項Ａ１は、訂正Ａ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、訂正事項Ａ１は、訂正Ａ前の明細書等に記載した事項の範囲内においてするものではない。

（ウ）よって、訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２は、特許法第126条第5項の規定に違反するものである。

イ 訂正Ａが、願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてしたものか否かの検討
上記１（１）に記したとおり、訂正Ａは、特許法第126条第1項ただし書第２号に掲げる「誤記・・・の訂正」を目的とするものではないが、仮に、同号に掲げる「誤記・・・の訂正」を目的とするものとして、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものか否かを検討する。

（ア）訂正事項Ａ２に係る訂正Ａ後の「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」との記載については、当初明細書等に遡ってさえ、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載は全く存在しない。
また、上記ア（ア）と同様に、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との事項は、訂正Ａ前の明細書等に対応する当初明細書等に記載された「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載から導かれる技術的事項であるとは認められないし、そのほかに、当初明細書等の記載及び本願出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との技術的事項が導かれるとすべき事情もない。

したがって、訂正事項Ａ２は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、訂正Ａは、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものではない。

（イ）訂正事項Ａ１に係る訂正Ａ後の「本結晶は斜方晶系に属し、空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３２５（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である」との記載についても、同様に、当初明細書等に遡ってさえ、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載は全く存在しない。
また、上記（ア）と同様に、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との事項は、訂正Ａ前の明細書等に対応する当初明細書等に記載された「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載から導かれる技術的事項であるとは認められないし、そのほかに、当初明細書等の記載及び本願出願時の技術常識に基づけば「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との技術的事項が導かれるとすべき事情もない。

したがって、訂正事項Ａ１は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、訂正Ａは、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものではない。

（ウ）よって、訂正事項Ａ１及び訂正事項Ａ２は、仮に、特許法第126条第1項ただし書第２号に掲げる「誤記・・・訂正」を目的とするものであると仮定しても、特許法第126条第5項の規定に違反するものである。

（３）被請求人の主張について
ア 被請求人は無効理由２について、上記第９ ２（２）に示す点を要点とする主張をする。
被請求人による上記主張について検討する。

イ 被請求人は、当初明細書等及び訂正Ａ前の明細書等に、ＥＤ−７１の結晶の合成方法及び結晶構造の情報が記載されていることにより、特定の結晶形の発明が開示されており、結晶多形の間で結晶構造は大きく異なるから、第三者は訂正Ａ前の格子定数で特定される結晶をほかの結晶と誤解することはなく、訂正Ａ前後の何れにおいても、結晶構造パラメータは、実施例２で得られた試料の結晶構造を特定するためのものであり、この点で訂正Ａ前後において変わることはないから、訂正Ａは、当初明細書等又は訂正Ａ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない旨を主張して、その根拠として乙４、乙５及び乙７を示す。
しかし、当初明細書等及び訂正Ａ前の明細書等にＥＤ−７１の結晶の合成方法及び結晶構造の情報が記載されていても、当該結晶は、被請求人自らが「結晶構造解析における空間群の種類、格子定数の値、Ｚ値」の技術的事項により特定したものであって、当該結晶を特定するための技術的事項である格子定数ａの値について、当初明細書等及び訂正Ａ前の明細書等には、一貫して「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」とのみ記載され、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との技術的事項は全く記載されていない。
また、訂正Ａ後の「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」の値を得るためには、被請求人が「ＸＲＤの試料を得るため、本件明細書に基づいた再現実験が必要である。」（令和３年１１月１６日提出の口頭審理陳述要領書１３頁２０行）と述べるように、ＥＤ−７１の結晶の合成・精製を行った上でＸ線回折実験・構造解析を精度良く行う再現実験が必要であるところ、乙４、乙５及び乙７の記載内容を参酌しても、当初明細書等又は訂正Ａ前の明細書等に全く記載がなく、再現実験により初めて得られるに過ぎない値を、当初明細書等又は訂正Ａ前の明細書等の記載より導かれる技術的事項ということはできない。
したがって、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載を「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載にする訂正は、当初明細書等又は訂正Ａ前の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。

ウ これにつき、被請求人は、「格子定数の数値に誤記があったとしても、当該製造方法（合議体注：実施例２の製造方法）によって得られ（合議体注：原文ママ）結晶形の結晶構造パラメータという技術的事項は、本件訂正の前後で変わるものではない。」、「製造方法は実施例２に記載されており、Ｘ線回折による結晶構造解析は、本件出願時には技術常識であった。したがって、再現実験には 何ら試行錯誤は必要ではない。しかも、結晶形は製造方法によって記載されているのだから、技術事項として本件訂正前の明細書に記載されている。格子定数aの値を正しい値に訂正とすることは、当該結晶形をより正確に特定するものであり、新たな技術的事項の導入には当たらない。」と主張する（第９ ２（２）エ）。
しかしながら、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」の結晶形と、「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」の結晶形とは、別の技術的事項であり、再現実験により初めて得られるに過ぎない値を、当初明細書等又は訂正Ａ前の明細書等の記載より導かれる技術的事項ということはできないことは、上記イで述べたとおりである。

エ よって、被請求人による上記主張は妥当ではない。

（４）小括
以上のとおりであるから、上記（３）を考慮しても、上記（１）〜（２）の判断に誤りはなく、訂正Ａは、特許法第126条第5項の規定に違反してされたものである。
よって、本件特許発明１〜７、本件特許発明１２〜１６、本件特許発明１９及び本件特許発明２０に係る特許は、特許法第123条第1項第8号に該当し、無効とすべきものである。

３ 無効理由３（特許請求の範囲の実質上拡張又は変更の有無）について
（１）訂正Ａが、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについては、第３ １（３）アで述べた判断基準と同様の判断基準で以下判断する。

（２）訂正事項Ａ２は、訂正Ａ前の特許請求の範囲に記載された「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載を「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載にする訂正であるところ、上記１（１）イ（ア）で述べたとおり、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」と「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」とは明確に異なるものとして理解されるから、訂正Ａ前の特許請求の範囲に記載された「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載を「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」との記載にする訂正は、特許請求の範囲を変更するものである。
そして、訂正事項Ａ２により、特許請求の範囲に記載された結晶は、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」である結晶から「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」である結晶に変更されることになるから、この変更により、訂正Ａ前の特許請求の範囲の表示を信頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかである。
したがって、訂正事項Ａ２は、特許法第126条第6項の規定に違反するものである。

（３）被請求人の主張について
ア 被請求人は無効理由３について、上記第９ ３（２）に示す点を要点とする主張をする。
被請求人による上記主張について検討する。

イ 被請求人は、当初明細書等及び訂正Ａ前の明細書等に、ＥＤ−７１の結晶の合成方法及び結晶構造の情報が記載されていることにより、当業者は正しい格子定数ａを認識することができ、また、一つの化合物において結晶形の数は限られており、結晶多形の間で結晶構造は互いに大きく異なるから、第三者が訂正Ａ前の特許請求の範囲に記載された結晶構造を、ほかの結晶形と誤解するおそれはない。また、特許請求の範囲において結晶構造パラメータが用いられている場合、第三者は、当該結晶構造パラメータから算出される回折ピーク位置の０．２°以内の回折ピークをもたらす結晶構造について、特許請求の範囲に表示されたものと理解し、自らの試料の回折ピークがその範囲外にある場合には、その試料の結晶構造は特許請求の範囲において規定されたものとは異なると信頼するから、訂正Ａは、第三者が不測の不利益を被ることはなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない旨を主張して、その根拠として乙１〜乙５、乙７、乙１１〜乙１５を示す。
しかし、訂正Ａ前の特許請求の範囲に記載された結晶はいずれも、「結晶構造解析において空間群Ｐ２1２1２1、格子定数ａ＝１０．３５２（２）、ｂ＝３４．０５８（２）、ｃ＝８．２３１（１）Å、Ｚ＝４である結晶」であることを、被請求人自らが発明特定事項として記載したものであり、第三者は、当然、その発明特定事項により特定される発明を、特許請求の範囲に記載された発明として信頼するのであって、訂正Ａ前の明細書等に記載された合成方法に従って、わざわざ再現実験をして得られる結晶の結晶構造解析よって判明する空間群、格子定数ａ、ｂ及びｃ並びにＺの値を正しい値であると信頼したり、わざわざ再現実験をして、発明特定事項とされていない回折ピークを算出した上で、その算出値について０．２°以内のものが特許請求の範囲に記載された発明であると信頼するということはない。
さらにいえば、被請求人が、第三者は訂正Ａ後の格子定数に係る「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を認識することができた旨の主張の根拠とする乙４は、そもそも本件特許出願の２０年以上後の文献であって、本件特許出願時の技術水準を示すものではない上に、乙４に係る発明の発明者は、乙５（本件公開公報）に記載された結晶が、自らの発明の結晶に対する従来技術であると一応認識したに過ぎず、乙４には、乙５に記載された結晶の「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」の値が誤記であることが示されているわけでもない。そうであるから、乙４及び乙５は、本件特許出願時において第三者が、訂正Ａ後の格子定数に係る「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」を認識することができたことを示すものではなく、訂正事項Ａ２により訂正Ａ前の格子定数ａの値を大きく異なる訂正Ａ後の格子定数ａの値に変更することが、実質上特許請求の範囲を変更するものではないことの根拠になるものではない。

ウ これにつき、被請求人は、上記イの「第三者は、「その発明特定事項により特定される発明を、特許請求の範囲に記載された発明と信頼する」」との判断が誤りであると主張する（第９ ３（２）エ）。
しかしながら、上記１（１）で述べたとおり、訂正Ａ前の明細書等からは、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」との記載が誤記であると理解されないから、訂正前Ａの特許請求の範囲を見た第三者が「その発明特定事項により特定される発明を、特許請求の範囲に記載された発明と信頼する」ことに誤りはない。そして、仮に、実施例２の製造方法に基づいて再現実験をして「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」の結晶形が得られたとしても、当業者は、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」の結晶形とは明確に異なるものであると理解されることは、上記（２）で述べたとおりである。そして、訂正Ａ前の明細書等には、回折ピークの値が記載されていないのだから、再現実験をして「格子定数ａ＝１０．３２５（２）」の結晶形の回折ピークを見ても、それが、「格子定数ａ＝１０．３５２（２）」の結晶形の回折ピークと同じであることは判断できない。

エ よって、被請求人による上記主張は妥当ではない。

（４）小括
以上のとおりであるから、上記（３）を考慮しても、上記（２）の判断に誤りはなく、訂正Ａは、特許法第126条第6項の規定に違反してされたものである。
よって、本件特許発明１〜７、本件特許発明１２〜１６、本件特許発明１９及び本件特許発明２０に係る特許は、特許法第123条第1項第8号に該当し、無効とすべきものである。


第１１ むすび
以上のとおり、本件特許発明１〜７、本件特許発明１２〜１６、本件特許発明１９及び本件特許発明２０に係る特許は、無効理由１〜無効理由３により無効とすべきものである。
そして、審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人の負担とする。
よって、結論のとおり審決する。


 
別掲 （行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。
 
審理終結日 2022-09-30 
結審通知日 2022-10-05 
審決日 2022-10-18 
出願番号 P1997-155140
審決分類 P 1 123・ 841- Z (C07C)
P 1 123・ 831- Z (C07C)
P 1 123・ 855- Z (C07C)
P 1 123・ 853- Z (C07C)
P 1 123・ 854- Z (C07C)
P 1 123・ 857- Z (C07C)
P 1 123・ 851- Z (C07C)
P 1 123・ 852- Z (C07C)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 瀬良 聡機
特許庁審判官 阪野 誠司
伊藤 佑一
登録日 2003-05-16 
登録番号 3429432
発明の名称 ビタミンＤ誘導体結晶およびその製造方法  
代理人 一宮 維幸  
復代理人 末吉 剛  
代理人 森本 純  
代理人 寺地 拓己  
復代理人 高橋 聖史  
代理人 森本 純  

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