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審決分類 審判 査定不服 特37条出願の単一性 特許、登録しない。 C12N
審判 査定不服 特17 条の2 、4 項補正目的 特許、登録しない。 C12N
管理番号 1238564
審判番号 不服2007-29320  
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 特許審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-29 
確定日 2011-02-09 
事件の表示 特願2001-561763「トリグリセリド減少治療薬を同定するステアロイルCoAデサチュラーゼを使用する方法と組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成13年 8月30日国際公開、WO01/62954、平成15年11月18日国内公表、特表2003-533978〕について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 
理由 第1 手続の経緯
本願は、平成13年2月23日を国際出願日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2000年2月24日 米国、2000年7月31日 米国、2000年12月15日 米国)とする出願であって、平成19年5月14日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、同年7月26日付で拒絶査定がなされ、これに対して、同年10月29日付で拒絶査定に対する審判請求がなされ、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。

第2 平成19年10月29日付の手続補正についての補正の却下の決定
[補正却下の決定の結論]
平成19年10月29日付の手続補正を却下する。

[理由]
1.補正後の本願発明
本件補正は、平成19年5月14日付で補正された特許請求の範囲の請求項11-45を削除するとともに、請求項9
「【請求項9】
前記放射能標識基質がC9およびC10にトリチウム原子を含むステアロイルCoAであることを特徴とする請求項5記載の方法。」(以下、「補正前発明9」という。)を、
「【請求項9】
前記放射性標識基質がC9およびまたはC10にトリチウム原子を含むステアロイルCoAであることを特徴とする請求項5記載の方法。」(以下、「補正後発明9」という。)とする補正(以下、「本件補正1」という。)、
及び、特許請求の範囲の請求項11
「【請求項11】
哺乳類SCD1調節剤を同定する方法であって、
a)ヒトデルタ-5デサチュラーゼまたはデルタ-6デサチュラーゼの活性を事実上阻害しない試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、また
b)前記投与に続き、前記非ヒト哺乳類の血漿でのデサチュレーション指数を測定する、
ことを含み、ここでデサチュレーション指数の変化が前記非ヒト哺乳類でのSCD1酵素活性を調節することを特徴とする哺乳類SCD1調節剤を同定する方法。」及びそれを引用する請求項12-16を追加する補正(以下、「本件補正2」という。)を含むものである。

2.目的要件違反について
(2-1)本件補正1
補正前発明9において、トリチウム原子が導入される当該基質の位置は、「C9およびC10」であるから、当該基質の「C9の位置とC10の位置の両方」にトリチウム原子が導入されるものであると解される。
一方、補正後発明9のトリチウム原子が導入される当該基質の位置は、「C9およびまたはC10」であるから、当該基質の「C9の位置とC10の位置の両方」、「C9の位置のみ」、又は、「C10の位置のみ」にトリチウム原子が導入されるものであると解される。
したがって、本件補正1は、補正前発明9を実質的に拡張するものであり、補正前発明9を特定するために必要な事項をさらに限定したものとはいえない。
また、本件補正1が、誤記の訂正、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についての明瞭でない記載の釈明を目的とする補正ではないことは明らかである。

(2-2)本件補正2
平成14年法律第24号改正附則第2条第1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第17条の2第4項第2号の規定は、請求項の発明特定事項を限定して減縮補正する態様により、補正前の請求項と補正後の請求項とが実質的に一対一の対応関係に立つ補正を定めたものである。
本件補正2は、平成19年5月14日付で補正された特許請求の範囲には記載されていなかった請求項11-16を追加するものであり、対応する補正前の請求項が存在しないものであるから、補正前の請求項と補正後の請求項とが実質的に一対一の対応関係に立つ補正であるとはいえず、本件補正2は、請求項の数を増加させる補正である。
また、この補正が、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とする補正ではないことは明らかである。

3.むすび
以上のとおり、本件補正は、平成14年法律第24号改正附則第2条第1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第17条の2第4項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

第3 本願発明について
1.本願発明
平成19年10月29日の手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1、請求項11、請求項26、請求項31、請求項36、請求項41に係る発明(以下、「本願発明1」、「本願発明11」、「本願発明26」、「本願発明31」、「本願発明36」、「本願発明41」という。)は、平成19年5月14日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項1、請求項11、請求項26、請求項31、請求項36、請求項41に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。

「【請求項1】
哺乳類ステアロイルCoAデサチュラーゼ(SCD1)調節剤を同定する方法であって、
a)生理学的条件の下で化学薬剤と哺乳類SCD1酵素活性を持つミクロソームとをin vitroで接触させ、
b)前記接触に起因する前記SCD1酵素活性の変化を検出する、
ことを含み、ここで前記化学薬剤がヒトデルタ-5デサチュラーゼまたはデルタ-6デサチュラーゼの活性を事実上阻害せず、これによりSCD1調節剤を同定することを特徴とする方法。」

「【請求項11】
ステアロイルCoAデサチュラーゼ(SCD1)遺伝子の発現を調節する薬剤を同定する方法であって、
a)レポーター遺伝子に操作可能に結合され、また前記レポーター遺伝子が発現される条件下で、配列識別番号1のSCD1プロモーターを含むポリヌクレオチド構成体に化学薬剤をin vitroで接触させ、および
b)前記接触に起因する前記レポーター遺伝子発現の変化を検出する、
ことを含み、これにより前記化学薬剤をSCD1遺伝子発現調節剤として同定することを特徴とする方法。」

「【請求項26】
哺乳類の血清トリグリセリド水準を減少させる薬剤を同定する方法であって、
(a)試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、および
(b)前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定する、
ことを含み、前記投与に続く前記脂肪酸の減少は前記哺乳類の血清トリグリセリド水準を減少させる薬剤として前記試験化合物を同定することを特徴とする方法。」

「【請求項31】
哺乳類の血清HDL水準を増加させる薬剤を同定する方法であって、
(a)試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、および
(b)前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定する、
ことを含み、前記投与に続く前記脂肪酸の減少は前記哺乳類の血清HDL水準を増加させる薬剤として前記試験化合物を同定することを特徴とする方法。」

「【請求項36】
哺乳類のbody-mass index(BMI)を減少させる薬剤を同定する方法であって、
(a)試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、および
(b)前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定する、
ことを含み、前記投与に続く前記脂肪酸組成物の減少は前記哺乳類のBMIを減少させる薬剤として前記試験化合物を同定することを特徴とする方法。」

「【請求項41】
哺乳類での血清VLDL水準を減少させる薬剤を同定する方法であって、
(a)試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、および
(b)前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定する、
ことを含み、前記投与に続く脂肪酸組成物の減少は前記哺乳類の血清VLDL水準を減少させる薬剤として前記化合物を同定することを特徴とする方法。」

2.原査定の理由
原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。
「この出願については、平成18年11月8日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものである。
なお、意見書並びに手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。
備考
(理由1(A))
・請求項11-19、25-45
出願人は、平成19年5月14日付け手続補正書にて、特許請求の範囲を補正したが、次に示すとおり、依然として、特許法第37条に規定する要件を満たしていない。
そこで、「方法の発明」の独立請求項である請求項1、11、26、31、36、41に係るそれぞれの発明同士の発明の単一性について検討する。
そうすると、請求項1、11に係るそれぞれの発明はSCD1に着目した方法の発明であるのに対して、請求項26、31、36、41に係るそれぞれの発明は特定の薬剤を同定する方法であると認められるところ、それぞれの発明同士間について共通する技術的特徴を認めることができないことは明白であるから、共通する解決しようとする課題についても存在しないものと認められる。
しかるに、請求項1、11、26、31、36、41に係る発明は、解決しようとする課題(出願時まで未解決であった、その発明が解決しようとする技術上の課題)がそれぞれ同一であるとも、請求項に記載する事項の主要部(解決しようとする課題に対応した新規な構成に係る事項)がそれぞれ同一であるともいえない。
また、これらの発明は特許法第37条に規定した他のいずれの要件をもみたさない。
そして、請求項11、26、31、36、41の少なくともいずれかを引用する請求項についても、同じである。
したがって、請求項11-19、25-45に係る発明は、請求項1に係る発明と一の願書で特許出願をすることができない。
ところで、出願人は、平成19年5月28日付け意見書にて、「前記請求項61-82を削除し、請求項61記載の基本的方法を説明するために新請求項1を補正し、請求項62-82を新請求項2-10に組み込むよう補正した。」旨を主張するものの、依然として、補正した独立請求項に係る発明同士間において発明の単一性を満たしていないことは、上述のとおりであるから、当該主張に理由はない。
よって、本願は、特許法第37条に規定する要件を依然として満たしていない。」

第4 当審の判断
1.原査定について
原査定は、「請求項1、11に係る発明」と「請求項26、31、36、41に係る発明」とを対比し、「請求項1、11、26、31、36、41に係る発明は、解決しようとする課題(出願時まで未解決であった、その発明が解決しようとする技術上の課題)がそれぞれ同一であるとも、請求項に記載する事項の主要部(解決しようとする課題に対応した新規な構成に係る事項)がそれぞれ同一であるともいえない」としていることからみて、「請求項11-19、25-45」なる記載は、「請求項11-19、26-45」の誤記であると認められる。
したがって、原査定の「したがって、請求項11-19、25-45に係る発明は、請求項1に係る発明と一の願書で特許出願をすることができない」は、「請求項1に記載される発明と、請求項11-19に記載される発明又は請求項26-45に記載される発明とは、一の願書で特許出願をすることができない」としたものであると認められる。
以下、請求項1に記載される発明を特定発明とし、請求項11及び請求項26に記載される発明と一の願書で特許出願をすることができるか否か検討する。

2.特許法第37条第1号に規定する要件について
(2-1)特定発明
本願明細書には、本発明の目的として、「ヒトでのSCD1生物活性に特異的に結合される疾病と疾患、および望ましい実施例においてトリグリセリド代謝の疾病と疾患を同定すること」(【0011】)が記載されている。
また、本願明細書の【0013】には、「本発明の目的は、前記ヒトステアロイルCoAデサチュラーゼ(hSCD1)の生物活性を調節し、トリグリセリド・・・の血清水準に関連するヒト疾患または異常を処置するのに有用な治療薬を試験化合物のライブラリーから同定するプロセスまたはスクリーニング検定を提供することである。」と記載され、「望ましくは、スクリーニング検定は血清のトリグリセリド水準を低下させヒトに重要な心臓保護の私益を提供するhSCD1の阻害薬を同定する。」と記載されている。
以上のことから、特定発明の解決しようとする課題は、SCD1活性が血清トリグリセリド水準に関連することを前提に、「哺乳類ステアロイルCoAデサチュラーゼ(SCD1)調節剤を同定する」ことである。

(2-2)特定発明と請求項11
請求項11に記載される発明の解決しようとする課題は、SCD1活性が血清トリグリセリド水準に関連することを前提に、「ステアロイルCoAデサチュラーゼ(SCD1)遺伝子の発現を調節する薬剤を同定する」ことである。
両者の課題は、「SCD1の活性を調節する化合物を同定する」である点で一致するが、原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1(The Journal of nutrition. 1997, Vol.127, No.4, p.566-573)、引用文献2(Journal of lipid research. 1999, Vol.40, No.9, p.1549-1558)、引用文献3(The Journal of biological chemistry. 1994, Vol.269, No.44, p.27773-27777)、引用文献4(Biochemical and biophysical research communications. 1994, Vol.200, No.2, p.763-768)、引用文献5(Biochemical and biophysical research communications. 1997, Vol.231, No.1, p.206-210)、引用文献6(Biochemical and biophysical research communications. 1997, Vol.233, No.3, p.838-843)、引用文献7(The Biochemical journal. 1999, Vol.340, Pt 1, p.255-264)、及び、原査定の(不備1)で指摘された引用文献9(Biochimica et biophysica acta. 1997, Vol.1349, No.3, p.251-256)に記載されているように、「SCD1の活性を調節する化合物を同定する」ことは、既に知られた課題であるから、特定発明と請求項11に記載される発明とにおいて、未解決の課題が共通するとはいえない。

(2-3)特定発明と請求項26
請求項26に記載される発明の解決しようとする課題は、「哺乳類の血清トリグリセリド水準を減少させる薬剤を同定する」ことである。
両者の課題は、「哺乳動物において、トリグリセリド等が関連する疾患に対する有用な化合物を同定する」である点で一致するが、本願優先日前に公知となった刊行物であるThe Journal of Biological Chemistry, 273(52), pp.35299-35306, 1998に記載されているように、「哺乳動物において、トリグリセリド等が関連する疾患に対する有用な化合物を同定する」ことは、既に知られた課題であるから、特定発明と請求項26に記載される発明とにおいて、未解決の課題が共通するとはいえない。

3.特許法第37条第2号に規定する要件について
(3-1)特定発明
特定発明の主要部は、「生理学的条件の下で化学薬剤と哺乳類SCD1酵素活性を持つミクロソームとをin vitroで接触させ、前記接触に起因する前記SCD1酵素活性の変化を検出して哺乳類SCD1調節剤を同定すること」にあると認められる。

(3-2)特定発明と請求項11
請求項11に記載される発明の主要部は、「レポーター遺伝子に操作可能に結合され、また前記レポーター遺伝子が発現される条件下で、配列識別番号1のSCD1プロモーターを含むポリヌクレオチド構成体に化学薬剤をin vitroで接触させ、前記接触に起因する前記レポーター遺伝子発現の変化を検出して、前記化学薬剤をSCD1遺伝子発現調節剤として同定すること」にあると認められる。
そうすると、特定発明と請求項11に記載される発明とは、その主要部が異なることは明らかであるから、両者の発明の主要部が共通するとはいえない。

(3-3)特定発明と請求項26
請求項26に記載される発明の主要部は、「試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定して、前記投与に続く前記脂肪酸の減少は前記哺乳類の血清トリグリセリド水準を減少させる薬剤として前記試験化合物を同定すること」にあると認められる。
そうすると、特定発明と請求項26に記載される発明とは、その主要部が異なることは明らかであるから、両者の発明の主要部が共通するとはいえない。

4.特許法第37条第3号ないし第5号に規定する要件について
特定発明と請求項11又は請求項26に記載される発明は、いずれも「所定の化合物を同定する方法」、すなわち方法の発明であるから、特許法第37条第3号及び第4号に規定する要件を満たさない。
また、特定発明と請求項11又は請求項26に記載される発明とは、上記2.及び3.で述べたとおり、特許法第37条第1号及び第2号に規定する要件を満たしていないから、特許法第37条第5号に規定する要件を満たさない。

第5 むすび
したがって、本願は、特許法第37条各号に規定するいずれの要件も満たしていないから、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。

第6 付言
拒絶査定は、特許法第37条の規定に基づくものであり、特許法第29条第1項第3号及び第2項並びに特許法第36条第6項第1号及び第4項の指摘はない。
しかし、本願発明1-5と原査定の(不備1)で指摘された引用文献9(Biochimica et biophysica acta. 1997, Vol.1349, No.3, p.251-256)に記載された事項を対比すると、両者に相違点はないから、本願発明1-5は、引用文献9に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、その理由によっても特許を受けることができないことを付言する。
また、本願発明6-10は、本願発明1において、放射性標識をトリチウムとし、トリチウムを導入する炭素原子を特定のものとし、あるいは、同定されたSCD1調節剤が補酵素Aと結合されていないものとした点で、引用文献9に記載された発明と相違するものであるが、放射性標識としてトリチウムを選択すること、放射性標識を導入する炭素原子を選択すること、及び補酵素Aと結合されていないSCD1調節剤を探索することは、本願優先日当時の当業者が必要に応じて随時なし得たことであり、その奏する効果も予測できない優れたものとはいえないから、本願発明1-10は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであることを付言する。
さらに、本願発明1においては、同定されるSCD1調節剤は、ヒトデルタ-5デサチュラーゼまたはデルタ-6デサチュラーゼの活性を事実上阻害しないものであるとされているが、発明の詳細な説明にはヒトデルタ-5デサチュラーゼまたはデルタ-6デサチュラーゼの活性を事実上阻害しないSCD1調節剤が望ましい旨は記載されている(【0131】、【0140】、【0151】)ものの、ヒトデルタ-5デサチュラーゼまたはデルタ-6デサチュラーゼの活性を事実上阻害しないSCD1調節剤を具体的に同定したことは開示されておらず、かつ、本願優先日前の当業者に自明な技術的事項であったともいえないから、本願発明1は、特許法第36条第6項第1号及び第4項に規定する要件を満たしていないことを付言する。
 
審理終結日 2010-08-25 
結審通知日 2010-08-31 
審決日 2010-09-27 
出願番号 特願2001-561763(P2001-561763)
審決分類 P 1 8・ 64- Z (C12N)
P 1 8・ 57- Z (C12N)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 清水 晋治  
特許庁審判長 鵜飼 健
特許庁審判官 平田 和男
田中 耕一郎
発明の名称 トリグリセリド減少治療薬を同定するステアロイルCoAデサチュラーゼを使用する方法と組成物  
代理人 丹羽 宏之  
代理人 丹羽 宏之  

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